112年6月號 道 法 法 訊 (374)

DEEP & FAR

 

 

第2020-2222、2021-1527號專利判決

 

吳怡珊 專利二組副主任

· 台灣大學園藝學系

· 台灣大學植物科學研究所

 

談到第三件專利的侵權，聯邦巡迴法院撤銷陪審團的侵權裁決，因為地方法院拒絕指示陪審團該專利的“可變的子集數量”限制需要不規則重複。地方法院“拒絕指示陪審團該解釋的唯一理由”是為了避免“混淆在這個爭點上的記錄”。聯邦巡迴法院裁定“這是錯誤的，且需要發回重審以對侵權進行新的審判。”

接下來，聯邦巡迴法院確認地方法院作出非無效的簡易判決無效。博通和蘋果公司的有效性異議是以於較早的IPR中尚未解決的理由為基礎，但地方法院認為，該異議被禁反言阻擋，因為博通和蘋果公司知道現有技術參考文獻並且可以合理地在IPR請願書中提出這些文獻。

作為其分析的一部分，聯邦巡迴法院鑒於最高法院後來在賽仕電腦軟體有限公司(SAS Institute Inc.)訴Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018)案的判決而推翻邵氏工業集團有限公司（Shaw Industries Group, Inc.）訴自動化魚簍系統有限公司（Automated Creel Systems, Inc.），817 F.3d 1293(聯邦巡迴法院2016)判例。法院將 Shaw案解釋為不允許請願人針對IPR請願書中可能已經提出的所有論點而避免禁反言。聯邦巡迴法院在此裁定，“Shaw 的推理是基於一個假設｜即委員會無需基於所有理由立案｜，這是SAS 拒絕的假設。”聯邦巡迴法院因此推翻 Shaw案判例並澄清“禁反言不僅適用於請願書中主張的且被委員會考慮的請求項和理由，而且適用於所有不在IPR中但可以合理地包含在請願書中的請求項和理由。”

 

 

(待續)