112年5月號 道 法 法 訊 (373)

DEEP & FAR

 

 

Roku, Inc. v. Universal Electronics, Inc.案摘要

No. 2022-1058 (Fed. Cir. (PTAB) Mar. 31, 2023)；

Stoll作成，由Reyna偕同，Newman持不同意見

 

周鐸蓁 專利一組主任

•台灣大學農業工程學系

•成功大學醫學工程研究所

 

 

Roku提出IPR請求而挑戰UEI專利之某些請求項，該UEI專利是針對通用遙控器，且更具體而言，該UEI專利是針對通用控制引擎，該通用控制引擎促進控制裝置以及目標家電之間的通訊。專利審理暨訴願委員會發出最終書面決定，該決定認定Roku並未證明所挑戰請求項就所公開專利申請案(“Chardon”)而言是顯而易見的。

委員會的裁決開啟 “單獨窄小的問題：Chardon是否揭露包括至少第一通訊方法以及不同於該第一通訊方法之第二通訊方法的列表”。Chardon描述創建命令碼之資料庫的過程，而且那些命令碼依據某些通訊方法被格式化而用於傳輸。然而，Roku的請求並未闡述命令碼的清單如何就是通訊方法的清單。委員會認定：雖然Roku將通訊方法視為等同於Chardon中所列之命令碼，但是Roku未能證明本領域具有一般技術者會了解這些是相同東西。Roku上訴。

上訴的問題為“是否Chardon的被格式化而經由不同通訊方法傳輸的命令碼之清單本身是如請求項中所述不同通訊方法的列表”。聯邦巡迴法院判定實質性證據支持委員會的認定。例如，聯邦巡迴法院提到：“該專利的說明書本身區分通訊方法之列表與命令碼的獨立列表”。而且UEI的專家也已經作證：本領域具有一般技術者不會把“命令碼”理解成通訊方法。

聯邦巡迴法院強調：其角色是“審視委員會就實質性證據的認定，而非步入其職而重新作出那些認定”。法院續道：“更確切地說，雖然本院很可能對眼前的事實爭論作出與委員會不同的判定，但這麼做不是本院的職責範圍”。因此，聯邦巡迴法院維持原判。

法官Newman持不同意見，因為顯而易見性是法律問題：基於潛在事實問題重新審視、因為實質性證據而審視。對此，她闡釋：大多數意見“拒絕審視”顯而易知性之“大是大非的法律問題”，且“反而單單審視委員會的特定事實認定”。法官Newman表示擔憂“大多數意見的隱含認定：如果潛在的事實認定被實質性證據支持，那我們也不審視非顯而易知性之大是大非的法律問題”。在她來看，爭議的請求項就Chardon而言會是顯而易知的，“因為請求項中所描述的方法和先前技術是實質性相同且達成相同目的與用途”。