1124月號 道 法 法 訊 (372)

DEEP & FAR

 

 

 

智權說天道地 (五十九)

 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

COVID-19 疫情致使許多製藥公司將研發重點放在傳染病診斷及治療上,然在為潛在重磅產品申請專利時,診斷及治療發明或生日與夜結果。在 Vanda Pharmaceuticals West-Ward Pharmaceuticals International 案後,美國專利商標局發布了一份備忘錄,指出“實際適用自然關係之‘治療方法’請求應被視為專利適格。”相對而言,在 Athena Diagnostics Mayo Collaborative Services 案(Fed. Cir. 2019)全院再審被駁回和最高法院拒絕受理(最高法院拒絕受理此案令人驚訝,因聯邦巡迴法院幾乎每位法官(包括那些投票反對全院重審法官)、美國副檢察長及許多重要法庭之友皆敦促最高法院受理案件作為澄清其在Mayo決定之工具)後,在某些可能涉及自然生物學關係之醫學診斷發明中尋求廣泛專利保護之專利申請人可能面臨艱苦戰鬥。在最近 Cardionet v. Infobionic 案中,聯邦巡迴法院就診斷發明專利適格之潛在途徑提供洞見。詳言之,涉及改進裝置或實驗室技術之診斷技術依 35 U.S.C. § 101仍屬適格。

自最高法院 Mayo Alice 案件系列以來,生命科學專利適格一直不斷變化,該等案件提出一今廣泛使用之兩步框架以確定請求項是否針對不適格概念,如抽象概念或自然法則。在MayoAlice後,在診斷前沿,聯邦巡迴法院在Athena認定涉及使用人造分子診斷方法“可能仍使請求項指向自然法則”。 亦值得注意者,除體內研究外之診斷方法,如適當請求,在歐洲常係專利適格。

Cardionet 案中,聯邦巡迴法院檢視美國專利號 7,941,207 所請求心律失常診斷裝置之專利適格。所請裝置包括一邏輯單元,以“識別心跳定時上可變性與心房顫動及心房撲動中至少其一之相關性。”地方法院在准予依規則 12(b)(6) 聲請之命令中裁定,此等請求項不適格,因其訴求自動化收集及分析患者心跳之基本診斷過程,而為醫生長期以來所一直執行。聯邦巡迴上訴法院推翻原判,而認請求項旨在請求一改良心臟監測設備,而指出地區法院錯在忽視說明書中凸顯所請發明在實現心律失常“更準確而具臨床意義”之檢測。

Cardionet 案似表明法院繼續支持涉及物理裝置之請求項,其獨立請求項廣泛涵蓋一確定心跳變異性以診斷心律失常之裝置。儘管當事人聚焦於抽象概念之司法例外,而似未提出自然法問題,但如法院也處理自然法例外,那會很有趣。 (患有心律失常患者自會在心跳定時上表現出變異性,此非屬自然法則?)Cardionet Mayo 等案例結果上差異表明,將診斷發明載述為就機器(或實驗室技術)之改善仍係獲得適格之佳圖。

於專利申請人而言,Cardionet 案例彰顯儘早聘請具診斷發明標的適格專業知識優秀專利顧問之重要性,特別是鑑於美國和歐洲間適格標準存在之差異。 欲在具挑戰性適格法律框架下建立成功之診斷專利組合,須要及早規劃及嚴謹努力俾以有利方式措辭說明書及請求項。例如,說明書中妥切之陳述很可能成為挫敗 12(b)(6) 聲請駁回之關鍵證據,因地方法院須接受該陳述為真,且盡所有合理為專利權人有力之推定——有如聯邦巡迴法院於 Cardionet 案中所指陳者。