美國最高法院 2007 年在
KSR International v. Teleflex 案之判決改變根據 35 U.S.C. § 103 確定所主張發明是否通過《專利法》之檢驗。 KSR 法院告誡美國聯邦巡迴上訴法院對“教示、建議或動機測試”之機械適用,並代之許事實發現者運用常識,在調查中引入彈性。聯邦巡迴法院最近在 B/E Aerospace v. C&D Zodiac
案中再探此一主題,而認為美國專利審判及上訴委員會在使用常識補足遺失請求項限制,且用於飛機外殼廂,例如廁所、壁櫥和廚房,節省空間技術之兩項 B/E Aerospace 專利無效時,並沒有犯錯。
背景:在被德州東區競爭對手起訴專利侵權後,Zodiac 在 PTAB 雙方審查程序中挑戰兩項 B/E Aerospace專利,即美國專利號 9,073,641 及 9,440,742。各件專利皆含兩頁書面說明教導“一種具設計以「減少或消除廁所殼廂及相鄰結構間所須間隙及空間體積」之輪廓牆之殼廂”。雙方同意 '641 權利要求 1代表受挑戰之權利要求,而須廁所外壁包括用於傾斜椅背部分之第一凹處及用於椅撐部分之第二凹處。此對凹處許座椅得定位在更靠近洗手間位置,從而更有效地利用可用空間。
Zodiac 稱遭挑戰之權利要求鑑於“自承現有技術”( Zodiac 將其定義為遭挑戰專利之某些部分) ,及
Betts 之美國專利第 3,738,497 號,乃顯而易見。委員會同意,而認為 Betts 之輪廓牆設計符合“第一凹處”請求項限制,且本領域技術人員(在本案中為飛機內部設計師)將有動機以 Betts 輪廓牆而修改自承現有技術之平面牆,因此一修改將因許座椅進一步向後移動而增加機艙空間。委員會認增加第二凹處乃顯而易見,因其僅“應用已知技術(即 Betts)於其預期目的而獲可預測結果”,及“採擇第二凹處乃係常識。”
聯邦巡迴上訴
B/E 就委員會決定上訴於聯邦巡迴上訴法院,雖 B/E 未質疑 Betts 教導所主張“第一凹處”之認定,亦未質疑就最大化機艙空間感興趣之熟練工匠有動機將 Betts 與自承現有技術相結合,但它辯稱委員會不正確地結合未見於現有技術之第二凹處。
聯邦巡迴法院小組並不同意,而肯定委員會結論:即熟練匠人會使用常識將第二凹處納入參考文獻組合中。在過程中,法庭聚焦於委員會結論:即請求項均未通過傳統顯而易見性分析或常識方法之檢驗,並指出委員會援引常識得到超過八頁“論理分析及證據支持”之支持。
法院引用 KSR 及其後衍,而重申雖“常識不能用作‘論理分析及證據支持之整體替代品’”,“法院在分析顯而易見性時,必須‘考慮常識、常知及通識’ 。” 並與 Perfect Web Technologies v. InfoUSA 相提並論,其係2009 年聯邦巡迴法院裁決,而確認地方法院使用常識來提供遺失請求項限制 ( 法院指出:系爭技術同樣簡單,而僅涉及重複現存元件( “第一凹處”)以實現遺失請求項限制(“第二凹處”)。
在上訴中,B/E 尚辯稱:委員會不恰當地據 Zodiac 作為其多方複審聲請一部分而提交之三張“設計圖紙”,證明較低凹處用於接收座椅支撐乃本領域已知的。 B/E 聲稱圖示不是 35 U.S.C.§
311(b)下之“專利”或“刊物”,因此應從訴訟程序中排除。委員會駁回 B/E 排除動議,稱此等圖式僅應於確定本領域相關技能時被考慮,並因此無須符合“刊物現有技術”。然聯邦巡迴法院並未藉考慮及此而觸及委員會是否“違反 §
311(b)”之問題,但指出“委員會充分闡明其顯而易見性結論”,及其對顯而易見性認定乃獨立於設計圖示而有“相當證據”支持。
何時得運用常識來提供現有技術所無之權利要求元件之精確輪廓仍未明,然B/E Aerospace v. C&D Zodiac 提供幾個指針。法院分析經常提到技術之簡單性以及節省飛機機艙空間之價值在發明時乃眾所周知事實,換言之,法庭自飛機內裝設計師(已有盡可能向後移動座椅之目標)角度分析顯而易見性,而面臨座椅支撐與廁所牆壁碰撞之問題。此外,設計師已在廁所牆壁留一凹處。在此脈絡下,易知法庭如何論結,在牆上增另一凹處僅是常識。
對專利申請人的影響:在評估發明及準備專利申請時,申請人應考慮技術複雜性及及其承認之現有技術。特別是簡單技術,申請人應避免承認發明所解決問題乃已知或在其申請中討論先前解決方案,除非因此能支持非顯而易見性論點(如,若已知解決方案存在缺陷,且發明乃完全不同方法)。申請人尚應考慮可能解方之範圍及其發明與相關問題現有解方之相似程度。就 B/E 專利而言,將座椅更向後移以解決座椅支撐有兩選擇:將其變小或為其添加凹處。此外,為座椅靠背添加凹處及為座椅支撐添加凹處間無有意義之區別。此兩問題皆涉及座椅物理部件與廁所牆壁碰撞,而兩解方皆增加一凹處。故申請人應盡可能指出為解決問題而包含發明新穎特徵與針對類似問題現有技術解方間之差異。
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