112年2月號 道 法 法 訊 (371)

DEEP & FAR

 

 

Plastipak Packaging, Inc. v. Premium Waters, Inc., 案摘要

No. 2021-2244 (Fed. Cir. (W.D. Wis.) (Dec. 19, 2022)；

Stark作成，由Newman以及Stoll協同

 

 

周鐸蓁 專利一組主任

•台灣大學農業工程學系

•成功大學醫學工程研究所

 

  Plastipak控告Premium Waters侵權12件專利，該12件專利是針對具有頸部、顯竊啟形成物(tamper-evident formation, (“TEF”))、以及支撐凸緣之塑膠容器。該等專利中的七件請求保護具有所指定垂直長度或X尺寸之頸部(“X尺寸專利”)，且其他五件請求保護不連續TEF ( “不連續 TEF專利”)。 全部12件專利將兩個人Darr以及Morgan列為僅有的發明人。Premium Waters辯稱另一個人Falzoni應該列名為共同發明人。地區法院許可利於Premium Waters之可簡易判決：認定全部12件專利在pre-AIA 35 U.S.C. § 102(f)下，因為Falzoni的錯誤漏列而是無效的。Plastipak上訴。

 

   聯邦巡迴法院推翻原判決並發回重審，因為合理的事實調查者能夠判定Falzoni不是X尺寸專利或不連續TEF專利的共同發明人。法院闡述：“雖然地區法院或許在Premium Waters有提出‘極大’量的證據之看法是正確的，但這不表示Plastipak”提出了不足量之合理的事實調查者藉以能認定...Falzoni並非是共同發明人的證據。

 

   關於X尺寸專利，Premium Waters主要憑藉包含瓶口的3D模型之從Falzoni到Darr之email以及佐證3D模型包含X尺寸限制的Falzoni所供證詞。

Plastipak提供企圖證明Darr以及Morgan獨立於Falzoni而想到他們的發明之相反證據。雖然聯邦巡迴法院“同意Premium Waters其已提出充分證據，自該證據，合理的事實調查者或許能藉以認定Falzoni是X尺寸專利的共同發明人之證據且可信的證據”，但是聯邦巡迴法院作出利於Plastipak之判定：“存卷中沒有東西要求合理的事實調查者—特別是正解決所有事實爭論、並得出所有合理推論的調查者—作出這些必要的認定”。

 

   聯邦巡迴法院就不連續TEF專利獲致類似判定。Plastipak以及Premium Waters爭論使用不連續TEF是否是新穎的或反而是現有技術的一部分。法院認定：“至少存在 Falzoni是否貢獻除了已經是現有技術之外的任何東西的主要事實之實質爭論”。法院裁決“事實爭論的解決是必須的，以判定Falzoni是否是共同發明人，”且因而“不連續TEF專利的無效之簡易判決是不恰當的”。