1122月號 道 法 法 訊 (370)

DEEP & FAR

 

 

 

智權說天道地 (五十七)

 

 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

在論述 Mayo/Alice 第二步時,多數表示“權利要求 22 中並無得稱為‘發明概念’之物事”,且 AAM襯墊未嘗依所主張方式用來衰減傳動軸振動之論點僅係 “所欲結果乃一進步”之一聲明,故多數論結:“所主張保護發明就所針對不適格概念之使用並不能提供發明概念。

Mayo/Alice 分析第二步

就附屬於權利要求 22 之權利要求,聯邦巡迴法院認定AAM 在地方法院或在上訴之開場理由中皆未曾辯稱附屬項會改變適格分析結果。反而是AAM 首先在其答覆理由中提出爭點,而聯邦巡迴法院認為這些爭點已被放棄。

多數對權利要求 22 36 ,而非權利要求 1,專利不適格之確認,可能對訊號專利不適格之權利要求限制之類型透露一些線索。值得注意者,雖權利要求 22 36 記載“調整至少一襯墊質量及剛度”,但權利要求 1 更廣泛記載“調整至少一襯墊”,並包括“定位至少一襯墊”之額外限制。”地方法院將“調整”解釋為“控制至少一襯墊之特性以匹配相關頻率……”(特別強調)。說明書則意涵在權利要求 1 中,可“調整”之“特性”得包括除質量及剛度外之變數。

根據多數,分析是請求項是否“針對”不適格物事,如是,除不適格物事本身外,是否尚有足資創造適格者。然似乎指涉超越胡克定律所涉變量(質量、剛度及頻率)外之特徵下,地方法院就權利要求 1 及其附屬項之無效裁定至少被撤銷及發回,而非被肯認為“ 僅只胡克定律之所欲結果和應用。故聯邦巡迴法院指出,“我們不能斷定 [權利要求 1] 僅係針對胡克定律。”

不同意見

法官Kimberly Moore在不同意見中寫道,“多數決定將第 101 條規定遠遠超出法定把關功能,並將 Alice/Mayo 兩部測試瓦解成一步驟——如其表現會涉及自然法則應用,則請求項現在為不適格。” Moore法官指出,當請求項針對自然法則,但未以自然法則敘述時,多數已有效地創建一新測試,即“僅只測試”。 此外,Moore法官駁斥 AAM 放棄對其附屬權利要求適格之任何爭論之結論,因“AAM 就附屬權利要求不應以不同方式出現之聲明僅只確認它相信所有權利要求皆專利適格。”

不同意見亦認為,多數將詳實及適格混為一談,因權利要求未能教授“如何”達到所欲結果乃一詳實問題,而非適格問題。多數之回應係闡明兩不同專利法上“如何”之要件。首先,權利要求須辨明“如何”實現一功能結果——適格要件。如多數建議草擬請求項時,要引用“結構”(就產品項)或“具體步驟”(就方法項)。其次,說明書必須教導本領域技術人員“如何”製造及使用發明——詳實要件。

結論姑不論案件爭議性質——多數稱權利要求 22 僅請求使用不得專利之自然法則之所欲結果,而不同意見者則稱多數錯誤地將專利適陷縮成一“僅此而已”測試 ——在決定克服 35 U.S.C. § 101 障礙時,猶存些許較少爭議之智慧寶鑛。

首先,專利從業者應警惕就僅由自然法則應用所致所欲結果之方法權利要求(即使不同意見就此特徵反映權利要求 22 之程度所為辯論)。當稱權利要求引述自然法則時,有助專利從業者理解所稱自然法則之變數及參數,俾使權利要求修改至少可涉及明顯超越所稱自然法則範圍之一些步驟或特徵。

恰如 AAM 所稱複雜物件(如傳動軸襯套)不能因簡化,致其行為僅受胡克定律支配,將自然法則應用於任何介質(無論其為物理標的抑或生物)在困難上或有不同。其或有助從業者將可能用於克服這些困難之任何創新方案結合於請求項語言中,如 AAM 所稱與調整襯墊有關之“有限元件分析 (FEA) 模型”。

最後,就 AAM 是否放棄附屬權利要求之任何論點之爭議可能會提醒人們,從案件一開始就保留附屬權利要求特徵得進一步確立專利適格之論點。如此,即使獨立項被認定專利不適格,其附屬權利要求仍可繼續視為專利適格。