美國聯邦巡迴上訴法院於 2020 年
7 月 31 日在 American Axle & Manufacturing, Inc. 訴 Neapco Holdings LLC 案中以標的物不適格為由判定傳動軸專利之關鍵請求項無效。如此踐行中,聯邦巡迴法院就已難預測之 35 U.S.C. § 101專利非適格創就更多混淆,並釋明即使機械專利也不能免於後 Alice §
101 之審查。
程序歷史:聯邦巡迴法院 2020 年 7 月
31 日判決乃 2019 年 10 月
3 日原始判決之修改,其背景係American Axle &
Manufacturing, Inc. (“AAM”) 在德拉瓦地方法院起訴 Neapco Holdings LLC (“Neapco”) ,指控侵害美國專利 7,774,911(“'911 專利”),特別是獨立項 1、22
和 36 及其附屬項。地區法院核准 Neapco 所有主張請求項根據 35 U.S.C. § 101乃專利不適格之簡易判決聲,AAM 對此提出上訴。在 2019 年
10 月 3 日原始判決中,聯邦巡迴法院肯認所有主張請求項專利不適格之簡易判決。
在最初判決後,AAM 提出進行專家組和全體複審之聲請,然聯邦巡迴法院以 6 對
6 票勉強駁回了全體複審之聲請,並於 2020 年 7 月
31 日發布修改判決。在修改判決中,聯邦巡迴法院肯認地方法院就第 22項及其附屬項根據§ 101係非專利適格,但撤銷並發回地方法院對請求項 1 及其附屬項之認定。聯邦巡迴法院認請求項 36“與請求項 22 幾乎沒有區別”,並認獨立請求項 1 和 22 代表了‘911 專利。修改後判決伴隨著強烈不同意意見,表達了對多數意見之擔憂:即僅僅使用自然法則之專利請求項以實現預期結果乃專利適格,據稱此將確定專利適格之標準降低至“僅僅而已”之一步測試。以下是聯邦巡迴法院 2020 年 7 月
31 日修改判決之分析,以及對改善專利適格前景之申請策略之一些見解。
Mayo/Alice 分析第一步
作為背景,'911 專利涉及一種製造傳動系統傳動軸(傳動軸)方法,該傳動軸具設計用於減弱軸振動之襯墊。 '911 專利之技術領域意義重大,因在具里程碑意義 Alice 決定後,機械裝置專利此前相對未受日增專利適格審查之影響。
權利要求 22 部分載述“一用於製造軸組合之方法 . . 包括 . . 調整至少一襯墊之質量和剛度。”(特此強調)。 聯邦巡迴法院遵循地區法院對權利要求 22 “調整”限制之解釋,以指“控制至少一襯墊質量和剛度,以配置襯墊而匹配相關頻率。”
在 Mayo/Alice 分析第一步中,多數認定“權利要求 22 要求使用將頻率與質量及剛度相關聯之自然定律—即胡克定律”—並“僅描述所欲結果”而未主張特定方法。如使用任何方法始實現目標,權利要求 22 將因此授予專利保護。 AAM 爭辯,調整襯墊以衰減二不同振動模式涉及廣泛電腦建模及實驗模態分析,故所請發明不僅僅是胡克定律之簡單應用。多數拒絕 AAM 之主張,因其所描述之過程(無論已確立者或改良者)皆未被請求。
儘管如此,多數認知,如將此類過程包括在權利要求 22 中,情況將大不相同。多數評論可能與克服將不符合專利適格之自然法應用於特定媒介之挑戰之發明相關。特定媒介之細妙差別或特性——無論是物理對象、還是生物——通常會使自然法則之應用變得特別困難。因此,可能值得在說明書中描述這些微妙差別或特性,並將克服此類特定介質困難之任何步驟(例如特定媒介之改善電腦建模)併入到權利要求語言中。
在論述 Mayo/Alice 第二步時,多數表示“權利要求 22 中並無得稱為‘發明概念’之物事”,且 AAM襯墊未嘗依所主張方式用來衰減傳動軸振動之論點僅係 “所欲結果乃一進步”之一聲明,故多數論結:“所主張保護發明就所針對不適格概念之使用並不能提供發明概念。”
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