112年1月號 道 法 法 訊 (369)

DEEP & FAR

 

 

 

專利判例總結

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 
 

Code200, UAB等控訴Bright Data Ltd.

第IPR2022-00861、-00862號（專利審理暨訴願委員（PTAB）2022年8月23日）。Vidal的意見。

專利審理暨訴願委員會根據35 U.S.C. § 314(a)行使其如General Plastic規定的拒絕受理的自由裁量權，拒絕兩個IPR的受理，以及拒絕與其他三個IPR的合併。在委員會對General Plastic的因素1的分析中（「同一申請人之前是否針對同一專利的相同請求項提交過申請書」），委員會觀察到申請人在先前的申請書中提出了類似的可專利性挑戰，但那些申請書「沒有基於案情實質進行評判，而作為替代，基於自由裁量權的理由而拒絕」。然而，委員會解釋說，申請人並未提供不在相關地方法院訴訟中提出IPR中主張的理由的訴訟協議。委員會認定，此「強烈影響支持行使拒絕受理的自由裁量權」。

局長自願（sua sponte）開始審查以「澄清General Plastic的應用」。特別是，局長不同意委員會的調查結果（即申請人未能提交訴訟協議強烈影響支持行使拒絕受理的自由裁量權）。局長解釋說，「當第一次提交的申請未基於案情實質進行評估時，允許申請人有機會在第二次提交的申請中基於案情實質做出決定，這最能平衡提高專利質量和專利制度效率的期望，防止通過反復攻擊專利來濫用審查程序的可能性」。

（待續）