112年1月號 道 法 法 訊 (369) |
DEEP & FAR |
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Finjan LLC v. ESET, LLC, et al.案摘要 No. 2021-2093 (Fed. Cir. (S.D. Cal.) Nov. 1,
2022)； Reyna作成，由Prost以及Taranto協同 |
周鐸蓁 專利一組主任 •台灣大學農業工程學系 •成功大學醫學工程研究所 |
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Finjan控訴ESET侵權四件專利，該四件專利是關於經由安全設定檔偵測“可下載檔(Downloadable)”中的電腦病毒之系統與方法。該等專利是描述請求項用詞“可下載檔”的不同定義之專利家族的一部分。所主張專利中的兩件將“可下載檔”定義成指“可執行或可解譯應用程式，其從源電腦下載且在目的地電腦運行”而未限制該程式的大小。但是那些專利採引用方式併入該家族中的其它專利，該其它專利將“可下載檔”定義成限定為“小的”可執行或可解譯應用程式。剩下的兩件所主張專利將兩定義都併入。
地區法院將不同的定義視為競合並且判定“可下載檔”應該被限定為要求“小程式”之更限縮性定義。在字眼“小”使得請求項不明確的基礎上，法院接著許可無效性的簡易判決。Finjan上訴。
聯邦巡迴法院推翻地區法院之請求項解讀。聯邦巡迴法院依據較廣的定義解讀“可下載檔”，並闡釋：雖然“任何併入的專利或文件中的定義是主體專利的一部分…但藉由引用所致的併入並未將所併入專利之發明轉化成主體專利的發明。”聯邦巡迴法院指出：“即使較先專利藉由引用而併入，較先[專利]中限縮性用詞的使用並未在將該用詞刻意刪除的較後專利中回復該用詞”。
在適用那些原則後，法院判定所主張專利在所併入有關於“小”可執行或可解譯應用程式之專利焦點上已經有所擴張。例如，所主張專利提供不涉及“小”程式之額外範例。聯邦巡迴法院因此認定所主張專利中之用詞“可下載檔”並未限定於“小”的可執行或可解譯應用程式。因此，聯邦巡迴法院推翻地區法院之請求項解讀，廢棄簡易判決，並且發回重審。