111年12月號 道 法 法 訊 (368)		DEEP & FAR
智權說天道地 (五十五)	蔡清福　律師 ·　交大航技系輪機組畢業 ·　輪機高考及格 ·　輪機甲種特考及格 ·　台大法律系畢業 ·　律師高考及格 ·　東吳法碩甲組碩士 ·　創立道法法律事務所
一、ILLUMINA, INC. v. ARIOSA DIAGNOSTICS, INC. 在 Ariosa 再審聲請後，聯邦巡迴法院修改其先前決定，並澄清自然現象與人類工程學間之區別。 根據胎兒 DNA 和母體 DNA 大小差異，Illumina起訴 Ariosa Diagnostics 侵害從血液中萃取胎兒 DNA 方法之專利權。加州北區地院認為 Illumina 專利根據 35 U.S.C. § 101 無效，因其係自然現象。聯邦巡迴法院(Lourie、Moore 及 Reyna法官)推翻裁決，而認定 Illumina 專利乃屬專利適格之主題。Ariosa聲請復審。在此修改意見中，聯邦巡迴法院認知胎兒 DNA 通常比母體 DNA 短之自然現象，但解釋Illumina所請有助於區分兩者之大小閾值乃人類工程。系爭請求項並未涵蓋分析胎兒和母體 DNA 間自然大小差異之方法，而是利用這種差異將兩者分開。Reyna法官則不認同。 二、專利審判和上訴委員會最近指定 Sattler Tech Corp. v. Humancentric Ventures, LLC 一案受理核准後再審及論述外觀設計專利功能性問題之決定富含知識。PGR2019-00030，2019 WL 3385172（P.T.A.B. 2019 年 7 月 26 日）。 Sattler 判決強調平衡外觀設計專利申請中所主張功能及裝飾特徵比例之重要性。 容吾人自一些常令人困惑之外觀設計專利功能問題之背景開始，即任人皆知，外觀設計專利保護有用物品之裝飾性外觀，但唯發明專利保護使其有用之物。此乃為何法院解讀有用物品上外觀設計專利既狹隘且僅限於附圖中所示特定裝飾設計之根由；否則，可能將外觀設計專利範圍擴大侵入發明專利領域。 但聲稱有用物品唯一可能裝飾外觀之設計專利提出一個不同問題：此設計有何“裝飾性”嗎？ 如“否”，則外觀設計專利即不僅僅屬狹義解釋，且依 35 U.S.C. § 171 乃無效。此純粹功能性設計之典型例子是鑰匙胚，其形狀須符合相應鎖之鍵槽。Best Lock Corp. v. ILCO Unican Corp., 94 F.3d 1563, 1566 (Fed. Cir. 1996)（“嘗試用不同設計創造鑰匙片必然失敗，因無替代性鑰匙片胚得能配設相應鎖。”）。 回到Sattler。系爭專利是美國專利號 D823,093 S（“'093 專利”，“VESA MOUNT ADAPTER BRACKET”），'093 專利描述一用於平板顯示器/電視之基於標準安裝支架。如圖 1 所示，要求保護部分包括：(1) 頂、底部凸緣，及 (2) 朝向板之四角而以對角線對排列之八個凸起扣眼。 雖 PTAB 就每一主張元件之解析可能更適合於請求項解釋分析而非無效性，但該決定適切考慮了設計是否“作為一個整體主要呈現功能性，而非主要裝飾性”。且缺乏替代性整體設計在分析中佔有很大比重。考慮到各請求元件及整個設計，PTAB 認該設計並未請求任何裝飾性。(2019 WL 3385172 *7)這些凸緣之位置、形狀和大小都適合 VESA 標準顯示器介面，扣眼同樣根據標準排列、並定尺寸。待議者，扣眼之凸起邊緣呈現安裝顯示器所不須之隨意特徵。即便如此，凸起邊緣提供之功能優勢——增加支架強度——導致 PTAB 得出結論：它們乃功能性，而非裝飾性。 尚值得注意者，Sattler決定僅屬一機構之決定，而專利所有人未提出初步回應。 因此，雖 PTAB 已將 Sattler 決定指定為富含信息，但其出現並未得益於專利所有人之證據或論據。 無論如何，Sattler 關鍵要點在權利要求起草階段應特別注意，以確保整體請求設計平衡於功能及裝飾特徵。例如，如申請人主張具更重要裝飾特徵，例如支架板周邊形狀或獨特扣眼形狀，則Sattler 中分析可能會得出不同結果。