111年12月號 道 法 法 訊 (368)

DEEP & FAR

 

 

 

專利判例總結

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 
 

同時，專利審判和上訴委員會在IPR中發布了最終書面決定。在第一次IPR中，委員會決定Elekta已經證明請求項1因顯而易見而不具有可專利性。在第二次IPR中，委員會決定附屬項因顯而易見而不具有可專利性。在得出結論時，委員會認定本領域具有通常知識者將具有正式的電腦程式設計經驗。Elekta的專家有這種經驗，但BMI的專家沒有，這導致委員會對BMI的專家證詞不予理會。BMI提出上訴。

鑑於BMI在再審查中刪除請求項1，聯邦巡迴法院首先解決了管轄權的問題。聯邦巡迴法院裁定，對於請求項1，「BMI沒有資格對委員會的不可專利性決定提出上訴」。在委員會發布最終書面決定的同時，請求項1還並未被最終地刪除。因此，聯邦巡迴法院認定「委員會合理地得出結論，在沒有任何最終刪除的情況下，需要解決請求項1的可專利性問題」。然而，BMI最終在提交其上訴通知之前刪除了請求項1。「因此」，聯邦巡迴法院解釋說，「當時沒有關於請求項1的可專利性的訴由或爭議」，而因此BMI缺乏對該問題提出上訴的資格。

聯邦巡迴法院隨後轉向委員會對於剩餘請求項的不可專利性的決定的實體問題。對於解決所需技術水平的問題，聯邦巡迴法院裁定，委員會「斷定本領域技術人士將具有正式的電腦程式設計經驗並非不合理」。雙方對該問題進行了「有限的及確定性的處理」，而因此委員會盡力確定是否需要電腦程式設計經驗。根據有限的可用記錄，聯邦巡迴法院認定委員會的調查結果並非「不合理或不受大量證據支持」。

聯邦巡迴法院也支持委員會的請求項解釋及對現有技術的審酌，也因此確認對於法院具有管轄權的請求項不具有專利性的決定。

（完）