111年12月號 道 法 法 訊 (368)

DEEP & FAR

 

 

Provisur Technologies, Inc. v. Weber, Inc.案摘要(二)

Nos. 2021-1942, -1975 (Fed. Cir. (PTAB) Sept. 27, 2022)；

Prost作成，由Reyna以及Stark協同

 

 

周鐸蓁 專利一組主任

•台灣大學農業工程學系

•成功大學醫學工程研究所

 

專利審理暨訴願委員會認定Weber證明請求項1-10、13、以及14因為就先前技術文件的組合而言是顯而易見的而不具可專利性，但是未能證明請求項11以及12是不具可專利性的。而且，程序進行的期間，委員會拒絕Provisur之排除Weber在其答覆之中所倚賴證據的聲請。Provisur對不利裁決進行上訴，且Weber就請求項11-12進行反上訴。

   聯邦巡迴法院首先推斷委員會並未濫用其允許Weber的答覆證據之裁量權。Provisur已經藉由爭論習知技術並未揭露數位相機而回應Weber的IPR請求。Weber接著藉由解釋習知技術使用與受挑戰專利中所描述相同類型的相機而進行答覆，且Weber提交支持其立場的三份文件。聯邦巡迴法院未見委員會允許答覆證據之決定的裁量權濫用，並指出：“委員會適切地判定答覆證據對於Provisur的爭論既直接回應且又高度地有證據性。重要的是，Weber的無效性理論並未改變，該答覆亦未填補Weber之請求中的坑洞。”

   回頭看實質問題，聯邦巡迴法院認同Provisur的觀點：委員會錯在未能闡釋習知技術的結合如何教導或啟發獨立請求項之“表面積限制”。依照APA的規定，委員會必須完全並且特別地闡述其決定的基礎。由此來看，“Provisur明白地爭論習知技術並未讓表面積限制顯而易見，而委員會的分析既未詳盡地處理那些爭論，亦甚至未隐含地闡釋結合的系統如何以公正地考量並且解決那些爭論之方式[符合該限制]。因此，聯邦巡迴法院作了撤銷並發回委員會重審，以考慮Provisur的爭論。

關於Weber的反上訴，聯邦巡迴法院認同Weber的觀點：委員會錯在單獨，而非在所主張結合的情境下考慮習知技術文件。Weber的IPR請求並未單獨依賴該文件，而因此委員會錯在“從未直接或隱含地處理Weber已經在其請求中陳述的爭論。”而且，委員會關於請求項11以及12的認定與其對其它請求項所作的認定不一致，這需要撤銷並發回重審。