111年4-12月號 道 法 法 訊 (360-368) |
DEEP & FAR |
施行美國1946年蘭哈姆法(Lanham Act)第61年 |
楊怡玲 法務專員 ．東海大學法律學系學士 |
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第四篇一般管轄法院內的商標侵權和公平競爭 作者：Theodore H. Davis, Jr. |
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A. 商標權的取得
3. 識別性
d.第二層意義的認定
(1) 判定第二層意義的案例
根據第九巡迴法院原則，故意抄襲的意義也在原告主張擁有遊戲桌外觀權利的案件中發揮作用。比較雙方各自的桌子，法院判定「被告的抄襲意圖可以從證據中推斷出來，即他們在轉向本案的主題設計之前這與原告的桌上遊戲設計驚人地相似，已經擁有自己版本的四張撲克牌遊戲桌設計數年。原告宣稱獲得了顯著性還得益於它表明它「不遺餘力地宣傳和推廣其. . . 商業外觀，並在遊戲市場取得了可觀的銷售額」。最後，法院判定有說服力的調查證據表明，35% 的受訪賭場經理將原告的設計「與單一來源聯繫在一起」。
無論其存在證明價值如何，故意抄襲都不是認定第二層意義的先決條件。例如，服裝行業的原告顯然依靠創始人意圖而在對抗該創始人之訴訟中成功地證明了其創始人姓名的顯著性的。儘管沒有確定任何特定的理論測試來規範該問題之解決，但法院指出：
藉由行銷、促銷、廣告、媒體關注等宣傳，原告商標已獲得廣泛認可和普及。原告銷售的商標產品是在…全球近兩千家零售店；它與多家公司合作，包括Sanrio, Oscar Mayer,
Barbie, the Elvis Presley estate及 John Deere；以及在2005 年，它售出了超過 4000 萬美元而帶有該…商標。
即使被告承認原告對商標的使用「取得了巨大的成功和公眾認可」，法院也認定「零售商、其他知名公司、公眾和 [被告] 本人都為這一觀點提供了充分的支持：…該商標已達到一定程度的強度和認可度，值得保護」。
最後，在對該問題進行粗略處理時，一法院在認定原告已證明其姓氏商標已獲得顯著性後發布了初步禁制令。法院首先認為原告表明，原告「幾十年」一直以其名義經營，在此期間為超過 30,000 名客戶提供服務。除了這些考慮之外，法院還判定原告的證人證明其「年銷售額和毛利潤…從三到六百萬美元不等」。因此，它得出的結論是，「雖然原告的名稱在本質上並不具有顯著性，但有證據表明它已獲得顯著性，並有權獲得某種保護」。
(2) 無法判定為第二層意義的案例
與往常一樣，一些原告未能證明其商標的固有顯著性，也未能證明商標獲得顯著性。例如，在駁回原告的第二層意義主張時，在一個第三巡迴地區法院中，辨明了對該司法管轄區中獲得顯著性進行調查的非排他性因素：(1)原告的銷售和廣告範圍；(2) 商標使用的期程；(3) 商標使用的排他性；(4)被告複製的事實；(5)客戶調查結果；(6) 客戶直接證據；(7) 商標在商業期刊中的使用；(8)原告的規模；(9)商標的銷售量；(10)原告的客戶數量；以及(11)實際混淆。儘管在初步禁制令摘要中引用了這些因素，但原告未能根據其中任何一項提供證據或證詞，而僅稱銷售額在 2-3 百萬美元之間，且有三篇文章提到原告，但日期在被告進入市場之後 ，並聲稱投資 2,000 美元的促銷費用。法院正確地認為原告的商標必須在被告商標首次使用之前，獲得第二層意義，因此法院得出結論認為，原告沒有釋明足夠的顯著性，因此無法對被告的使用發出初步禁制令。
另一個適用相同因素的第三巡迴地區法院意見充作提醒人們難以證明非文字商標的第二層意義。系爭名稱是應用於撓性內視鏡醫療探頭的藍色和黑色組合的標誌。原告能夠證明 30 年的使用價值，但他們的成功到此結束。儘管原告宣稱至少有一些「尋找」強調藍色（但不是黑色）的廣告，但他們顯然未能將其作為證據。該記錄同樣缺乏直接的消費者證詞或識別性調查證據。導致法院拒絕原告希望獲得可保護商標地位的最終考慮是第三方將藍色用於競爭產品。隨後作出有利於被告的簡易判決。
對藍色的專有權要求同樣未能在製藥行業取得成效，即是與據稱（但顯然不是）固有的識別產品配置相結合。至於配置的第二層意義，法院根據原告的初步禁令文件得出結論：原告沒有提供任何證據證明它在廣告中突顯形狀或在廣告上花費多少，以及沒有證據表明消費者將形狀與來源聯繫在一起。此外，有證據表明，在這個行業中，消費者期望商品來自多個來源但具有相同的形狀…。原告對其宣稱顏色商標缺乏獲得的顯著性之釋明，特別是因為它依賴於其員工、顧問和分銷商的未經證實的斷言，即消費者將系爭的商標 [] 與原告者聯繫起來，並且[原告實質上宣傳了系爭的商標。特別是，原告沒有提供任何證據證明其廣告的範圍或這些努力對相關消費者的影響。此外，原告提供的行銷材料並沒有突出所宣稱的顏色。由於原告無法證明被告的故意複製令法院滿意，其第二層意義的主張最終依據不成立。
最後，一宣稱用於零售店服務的無所不在的笑臉設計已獲得了識別性的說法遭到了司法界的譴責。在異議就該問題提出之簡易判決聲請中，反訴原告引用了一位在公司任職期間相對有限的高級行銷經理的聲明證詞。法院因為太率斷而無法證明而予拒絕下，法院認為該聲明包含
沒有關於笑臉期程和性質的具體使用事實、笑臉廣告和促銷的性質和程度，[反訴原告]努力促進笑臉與其業務之間的聯繫，公眾認為笑臉是指稱反訴原告的商品或服務的實際認可程度。
(3) 第二層意義待認定
第二層意義調查的固有事實性質通常成為被告尋求駁回聲請解決方案的障礙。在原告離職後原告反對被告在其廣告中使用其姓名的案件中，被告辯稱原告未能證明其姓名具有第二層意義。法院藉由參考第三巡迴法院確定第二層意義的因素開始分析：
(1)銷售和廣告引起買家聯想的程度；(2)使用年限；(3)使用的排他性；(4)複製的事實；(5)客戶調查；(6)客戶見證；(7)商標在商業期刊中的使用；(8)公司規模； (9)銷售數量；(10)客戶數量；(11)實際混淆。
然後認為，訴狀中的以下主張充分確立了原告姓名的第二層意義，足能令聲請被駁回：(1) 原告係費城地區知名廚師、餐飲服務商和活動策劃人的身份…擁有極好的聲譽；(2)被告在原告任職期間大量銷售；(3)被告故意複製；(4)實際混淆的存在。歸根結底，訴狀中不必出現「第二層意義」等字眼；訴狀只需包含從最有利於原告的角度認為證明存在第二層意義的主張即可。
在某些情況下，簡易判決被證明是一種同樣無效的機制來解決獲得的識別性問題。例如，一對尋求保護運動鞋的商業外觀的原告帶著「銷售、廣告、產品植入和未經請求的媒體關注的重要間接證據」來到談判桌前。儘管如此，法院在審查原告要求認定獲得識別性作為法律問題的請求時，仍無法令人信服。法院首先指出，此類間接證據並未最終證明消費者將商業外觀與原告聯繫在一起。此外，廣泛銷售或產品受歡迎的證據不一定表示第二層意義。這樣的證據可以歸因於幾十個因素，只有其中之一可能具有商標的吸引力。最後，原告的許多次要證據來自他們自己的一名僱員的聲明，除了與此類證據相關的傳聞和認證問題，誘生有偏見的證人的幽靈。在這種情況下，法院得出結論，第二層意義問題的解決將涉及基於證人可信度和證據權重的事實認定。
另一家法院拒絕就原告的用於路邊援助和汽車保險計劃的商標「AUTO CLUB」的後天識別性做出法律裁決。被告申請簡易判決，主要依據美國專利商標局拒絕註冊原告商標的申請。對此，原告引入了調查結果顯示，76%的受訪者將「auto club」一詞識別為品牌、第三方聲明同樣證明了公眾對該詞的品牌認知、媒體文章將該詞與原告聯繫起來、證人為原告提供的宣傳支出的證詞，以及實際混淆的證據和證詞。無疑的，法院從記錄中得出的結論是：原告已滿足非聲請人在簡易判決聲請中勝訴的要求。
e. 識別性調查證據
在過去一年報告的相對較少的案例中，識別性的調查證據扮演了角色。一項認定調查回應具有說服力的意見走入兩家賭桌製造商之間的訴訟。儘管原告的其他事實證明也納入分析，法院判定「將有說服力的是。……原告的……對美國不同賭場的桌面遊戲經理的調查，表明 35% 的受訪者將原告的桌子與單一來源相關聯。」正如它所解釋的，好幾個法院認為，這樣的認可百分比（大約 30% 或更多）是第二層意義的證明。然而，法院沒有解釋原告的專家為產生有利結果而使用的方法。
一項宣稱證明德克薩斯大學用於防止可能淡化的商標不合格的防禦調查不相信另一種說法。法院判定的一個缺陷是調查顯示中大學商標的「白化」版本，而不是用大學使用的焦橙色準確描述了該商標。法院還指責被告的專家證人得出結論：受訪者將該商標與Texas football或Texas Longhorns聯繫起來時，回答中沒有提到原告，特別是因為該調查包含明顯旨在產生這些回應的主要問題。最後，法院指出，被告的專家承認在對調查的回應編碼時，存在許多錯誤，這些錯誤幾乎總是有利於被告並損害大學利益。
4. 功能特點
a. 關於功能查詢之聯邦登記的效力
在功能調查中，聯邦登記在主要登記冊上的證據權重在過去一年中並未引起太多司法關注。然而，法院確認，未註冊設計的商業外觀權利的請求人承擔證明其不具備功能性的責任。
b. 實用功能
正如認定商標缺乏顯著性可能不會在以後的訴訟中產生除外效果一樣，行業內的技術發展也可能使曾經具有功能的設計失去功能性。這種現象的最近一個例子是運動鞋製造商和銷售商之間的糾紛，其中原告試圖保護一種在 1969 年推出時就已經是一般技術的設計。在駁回被告簡易判決聲請時，法院指出「以下命題曾有判例：一旦被認為完全功能性的產品特徵可以隨著時間的推移轉變為非功能的、卻是顯示來源的特徵」。
一些案例提出了實用功能的主張，這些主張可能在美學功能的標題下得到更好的解決。在一項此類訴訟中，醫療設備製造商和經銷商宣稱對用於撓性內視鏡頭的藍色享有受保護的權利。儘管它對原告聲稱的權利的挑戰可能聽起來像是美學功能的主張，但被告辯稱藍色是功能性的，因為它增強了手術過程中的內視鏡識別能力。法院深信不疑。核准簡易判決的辯護聲請，而駁回了原告證人之一就被告可以使用其他顏色的率斷指控。正如它所解釋的，僅替代設計元素的可用性不足以認定非功能性。
然而，並非所有有關功能性的辯護聲明都成功了，包括一項保護製藥行業用於測量氣溶膠顆粒大小的設備形狀的訴訟。該設備的外殼具有符合其內部工作原理的「拼圖形狀」。這導致被告爭辯說，該形狀使整個設備重量更輕，他們宣稱這一特徵使該形狀具有功能性。除了提供同等質量替代設計的證據外，原告指出，被告的廣告未能宣傳他們自己產品的輕巧性，並且在使用該設備時，該設備的外殼保持固定。該記錄得出的結論是，「提交法院的證據並未表明拼圖形狀大大降低了設備的重量，或者被告使用該形狀來降低該重量」。
另一失敗係試圖反駁一牽涉到對賭桌的商業外觀權利之主張的表面證據的實用功能性案例。應用第九巡迴法院原則，法院最初評論：
法院在確定商業外觀是否功能性時考慮了四個因素：(1) 設計是否產生實用優點，(2) 是否有替代設計，(3) 廣告是否吹捧設計的實用優點，以及 (4 ) 特定設計是否來自相對簡單或便宜的製造方法。
然而，法院實際採用的分析幾乎完全集中在替代設計的可取得性上，特別是被告宣稱原告的設計是由在其上遊戲撲克變化規則所必然的。在核准原告的初步禁令申請時，法院查閱了被告自己的生產線的歷史，而認定「被告存在於市場上。 …幾年來使用與[原告]外觀不同的桌子設計」。事實上，在法院較早發布 TRO 之後，被告提出了另一種與原告不相映像的設計。
c.審美功能
正如關於實用功能性的爭議一直在減少一樣，近年來針對美學功能的辯護指稱的意見數量也在減少。然而，與這一普遍趨勢背道而馳的是，一地方法院駁回了被告的主張，即抗生素軟膏包裝上的金色和綠色配色方案具有美學功能。導致對原告有利的簡易判決的主要考慮因素是有證據表明“[其他]顏色，如藍色、白色和橙色，在通常在通道上當事人產品被發現之急救商品包裝上。
B. 確立責任
1. 證明被告在商業中的使用
為了觸發責任，蘭哈姆法(Lanham Act)的法定起訴原因要求被告在商業中使用被質疑的商標。究竟什麼能滿足這一要求的問題產生了不一致的意見，尤其是在網際網路環境中。
--待續