11110月號 道 法 法 訊 (366)

DEEP & FAR

 

 

 

智權說天道地 (五十三)
 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

一、美國司法部再次對一名大陸公民之商業秘密盜竊定罪,此乃保護寶貴智慧財產權更大推力之一部分。

長期在俄亥俄州全國兒童醫院研究所醫學實驗室從事生物技術研究之李晨承認圖謀盜用商業機密和圖謀實施電匯欺詐罪行,在經廣泛調查後,陳與其丈夫(生物技術研究員)周宇於 2019 9 月被起訴。起訴書和認罪協議詳載其竊取與外泌體分離技術相關商業機密之努力,此代表包括肝癌和見於早產兒狀況在內兒科疾病診斷和治療之關鍵發展。詳言之,2015 年這對夫婦還在 Nationwide 工作時,在中國成立己擁公司行銷與販售使用專有技術開發之產品。他們還在大陸申請外泌體分離技術專利、申請中國國家自然科學基金會之研究支持、且據稱收受中國國家外國專家事務局資助。 2017年,這對夫婦亦共同創辦一家美國生物技術公司GenExosome Technologies,並銷售與此技術相關之產品和服務。此對夫婦收受超過 876,000 美元現金及與公司簽訂資產購買協議相關之股票,而周將自個別股票購買協議中獲得額外 450,000 美元。

根據認罪協議,陳將沒收約 140 萬美元、500,000 Avalon GloboCare Corp.GenExosome Technologies 之母公司)普通股和 400 GenExosome Technologies 普通股。

對周之指控仍在審理中,最高刑期可能為 10 20 年。

二、在 Advanced Fluid Systems Huber 案中,美國第三巡迴上訴法院裁定,無所有權但合法占有商業秘密公司得提起盜用請求。其他法院,包括第四及第十巡迴法院亦為類似裁決,此表明法院在評估商業秘密案件中地位時,越趨一致地關注占有而非所有權。

Huber 涉及競爭液壓公司競逐Virginia NASA 火箭發射設施契約。系爭商業機密是 Advanced Fluid Systems 為該設施設計及安裝液壓系統之工程圖式。 AFS Virginia聯邦航天局簽訂之契約認為這些材料是“因僱傭而做”而屬航天局之“排他財產”。且AFS 仍保有它們並將其標為 AFS 之機密資訊。該公司保有這些材料成為隨後“不忠和欺騙”故事之關鍵。當一家使用該設施進行火箭發射公司從航天局接手時,它尋求新供應商。一位“密切參與”AFS 項目之 AFS 銷售工程師將圖式交予 AFS 競爭對手。他助該競爭對手獲得合同,同時致力於(並破壞)AFS 投標。這位工程師從 AFS 辭職,成立自己公司,並成功地以高於兩家公司價格獲得另一項目契約。

AFS 失去合同,起訴其前僱員、其公司、另一競爭公司及接管該設施之公司,指稱根據賓州《商業秘密法》盜用商業秘密。當地區法院裁定前僱員及其公司對挪盜用有責時,AFS贏得簡易判決。在隨後庭審後,法院裁定該員工所饋送信息之競爭對手承擔連帶責任。

在上訴中,第三巡迴法院確認地區法院裁決,即儘管 AFS 與航天局契約將信息指定為航天局“排他財產”, AFS 有權主張商業秘密盜用。基於對商業秘密“知識驅動價值”最新理解,地區法院駁回被告依普通法引用所有權。

第三巡迴法院同意,理由是統一法典或賓州法規之條文或立法歷史皆未論及合法所有權之先決條件。在較早採用第四巡迴法院推論之案例推理中,它解釋營業秘密價值來自其秘密性:所有權要件無法證明“秘密合法擁有者就該秘密所擁價值之實質性利益”。 即使其契約中無 AFS 之“明確許可”,第三巡迴法院也發現足夠事實來證明 AFS “持有和使用秘密之許可”,使其有權起訴。

Huber法院將其認定限制於“類此情況”。儘管如此,第三巡迴法院裁決為占有卻未擁有營業秘密者起訴盜用提供一條途徑。另一方面,AFS 將隨後運營該設施之公司(其在收購空間管理局後聲稱為該營業秘密之合法所有者)指為被告,而對營業秘密所有者提供警告。決定授權或向第三人提供其營業秘密之營業秘密所有者應注意,如此行為隨後或涉入其未發動之營業秘密訴訟。