111年十月號 道 法 法 訊 (366)

DEEP & FAR

 

 

 
在申請過程中刪除的請求項是否可以在核准後恢復
Sekisui Chemical Co., Ltd.及JPO的委員，案件編號2018 (Gyo-ke) 10023 (2019年3月14日作出的判決)

 

黃郁靜 專利工程師

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 
 

本案的主要問題之一涉及在申請過程中被刪除的請求項是否可以在專利核准後經由更正審判而恢復。IPHC對此問題的回答如下：

 

IPHC詳細檢視了系爭專利說明書的描述，包括發明的實施例及其製造方法，認為未提供“一體地層疊”以及“經由一中間層而一體地接合”等用語的具體定義，但前者用語用於兩層直接重疊且不經由兩層之間的其他層而彼此整合的結構，而後者用語用於兩層經由兩層之間不同的中間層接合的結構。

IPHC 進一步檢視了系爭專利的申請歷史，發現先前的請求項5及6 (其在申請過程中為了克服不滿足支持要求而被刪除)分別等同於更正後的請求項3及4。

 

基於上述認定，IPHC判定(i)確認先前的請求項5及6被有意地排除在請求項的範圍之外，因此，如果接受了請求項3及4的更正，則此類更正實質上恢復了已刪除的標的，這有可能對第三方造成不可預見的不利影響，因此（ii）將用語“一體地層疊”解釋為不包括兩層經由兩層之間的不同中間層整合的結構是合理的。

 

最終，IPHC維持JPO對更正的決定。

 

儘管如此，IPHC進一步審查了更正前已核准請求項3及4的進步性，最終確認了已核准請求項3及4的進步性，並撤銷了JPO的決定。

 

針對此判決未向最高法院提出上訴，因此該判決是最終且具有約束力的判決。

 

    我們的評論

上述IPHC判決教導了，在申請過程中刪除的請求項不允許在核准後經由嘗試更正而恢復，因為這種更正有可能對第三方造成不可預見的不利影響。防止這種情況的一種可能方法是預防性地提出分割申請，並至少在異議期結束之前保持該申請處於審查中的狀態。