111年10月號 道 法 法 訊 (366)

DEEP & FAR

 

 

 

第2020-2257號專利判決

 

吳怡珊 專利二組副主任

· 台灣大學園藝學系

· 台灣大學植物科學研究所

 

自然模擬系統公司（Nature Simulation Systems Inc.）訴歐特克公司（Autodesk, Inc.），第2020-2257號（聯邦巡迴法院（北卡羅來納州）2022 年1月27日）。 Newman的意見，Lourie 協同。Dyk 的不同意見。

NSS 起訴Autodesk，因其侵犯了兩件專利，該兩件專利關於為3D物件打包電腦輔助資料的方法。地方法院舉行請求項解讀聽證會，並裁決根據 35 U.S.C. § 112(b)，所主張的請求項因不明確性而無效。法院的裁決是基於以下見解，法律上如果關於一請求項術語有任何“未回答的問題”，則該請求項術語是不明確的。NSS 提出上訴。

聯邦巡迴法院推翻該裁決，並得出結論“地方法院在請求項不明確性的法律準則上犯了錯誤，而在正確的準則上，請求項並非不明確的。”聯邦巡迴法院概述該法規和最高法院的Nautilus判決的關鍵層面，解釋說，當“在說明書和申請歷程歷史的背景下查看和理解”時，請求項“必然在定義什麼欲以專利保護事物提供合理的確定性”。地方法院針對不明確性錯誤地使用不正確的“未回答問題”測試。

聯邦巡迴法院也對地方法院的分析提出了質疑。[地方]法院“拒絕考慮說明書中未包含在請求項中的資訊”，並且“不重視申請歷程歷史，該申請歷程歷史示出藉由[審查員]在請求項中添加[某些]指定的技術限制顯現出不明確性解方。”地方法院甚至沒有提出審查員的修正。相比之下，聯邦巡迴法院強調“專利商標局審查員的行為有權作為官方機構行為而得到適當的尊重，因為審查員被認為在相關技術及可專利性的法定要件方面很有經驗。”聯邦巡迴法院因此推翻裁決，認為不明確性在法律上不成立。

(待續)