111年10月號 道 法 法 訊 （366）

DEEP & FAR

 

 

這是你的義務！

向美國專利商標局揭露資訊

 蔡明錕 專利工程師

· 輔仁大學電子工程系

· 臺灣大學電機工程研究所

 
 

儘管不是在所有國家申請專利皆如此，但美國和一些其他選定的國家要求專利申請人揭露與專利申請的可專利性有關的資訊。

根據《聯邦法規彙編》（Code of Federal Regulations，CFR）第1.56條，每個與專利申請之提交和申請過程有關的人在與美國專利商標局 (USPTO) 打交道時都有「坦率和善意的義務」。這項義務包括與USPTO共享某些已知資訊。

「與專利申請之提交和申請過程有關的人」包括專利律師、每位具名的發明人以及實質上參與專利申請的其他人。這可能包括，例如，主動參與專利流程的企業主或公司研發主管，即使他們不是具名的發明人。

揭露義務延伸至所有已知為「對可專利性重要」的資訊。當資訊是新資訊（即非累積性的）並且單獨或與其他資訊一起建立請求項不可專利性的初步證據時，該資訊就被認為對可專利性具有重要意義。此外，如果資訊與申請人在 USPTO 申請一專利申請案過程當中所持立場不一致，則該資訊是重要的。

故意不遵守揭露要求可能會有嚴重後果。蓄意不向USPTO揭露重要資訊可被視為不當行為（inadequate conduct），導致專利不可行使。因此，對於發明人及與專利申請案相關的其他人所知道的重要資訊，必須盡善意的努力予以引用週知。

為確實恪守揭露義務，以下步驟是個好的開始：

l   使專利上列出的每位發明人檢視他們的文件以獲取潛在的重要資訊。

l   確保參與專利申請過程的每個人都知道揭露義務也延伸至他們。

l   考慮外國專利局在相關的全球申請案中引用的資訊，以及由或向USPTO在相關的延續或母申請案中引用的資訊，以獲得潛在的重要資訊。

l   如果與專利申請案相關的任何人認為資訊可能與正在考慮的發明有關，寧可將其揭露給USPTO。