|
在XY, LLC訴Trans
Ova Genetics, LC（案例 2019-1789，2020 年
7 月 31 日發布）中，聯邦巡迴法院提供了生命科學方法另一個示例，而避免Alice框架下第一步之專利不合格性，並完全避免了第二步下“發明概念”分析。最重要者，聯邦巡迴法院重申：僅僅引用抽象概念並非必意味著權利要求係“針對”該抽象概念。
美國專利再發證號RE46,559（“'559
專利”）所描述和請求保護技術涉及通過計算增強所檢測到差異來分選細胞之流式細胞術方法。'559專利強調在畜牧業過程中根據 X 或 Y 染色體之出現而分離精子以獲得所欲性別後代之重要性，以及如此作為之挑戰。所主張獨立權利要求敘述“建立流體流”及“搭載粒子”之步驟，繼之以“執行自電腦可讀記憶體讀取之指令”以檢測信號，將該信號轉換為“n維參數數據”、“旋轉改變該 n 維參數數據”及“實時分類各個被檢測到粒子”之數步驟。最後一步被證明對聯邦巡迴法院分析至關重要，而敘述“使用實時分類，用流式細胞儀對個別顆粒進行分類”。
地區法院認定該權利要求係針對“數學方程式”之抽象概念（Alice 步驟一），並缺乏創造性概念，因 XY 承認每個元素都是本領域已知者（Alice 步驟二）。 聯邦巡迴法院不同意，而引 McRO, Inc. 訴 Bandai Namco Games Am. Inc., 837 F.3d
1299, 1312 (Fed. Cir. 2016)以定如次命題，即權利要求應被“整體考慮，以確定其整體特徵是否針對被排除標的”，以及“如果權利要求非針對抽象概念，則調查結束。”
聯邦巡迴法院聚焦於實施步驟，而非計算步驟，而論結“這些權利要求旨在操作流式細胞儀裝置以對顆粒分類和分選之改善方法。” 與在
Diamond v. Diehr, 450 US 175, 184 (1981) 中操作橡膠模壓機方法相比，法院更喜歡此種“改善之操作方法”，因“所主張權利要求”詳細描述用於完成物理過程之逐步方法。”就聯邦巡迴法院言，公式引用並未使權利要求“指向”一抽象概念，因該方法“將應用數學結合於在其他領域已知方法之意圖改善中，以產出改善結果。” 因此，根據 Alice 第一步，此些權利要求被視為專利適格。
聯邦巡迴法院尚駁回與 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978) 中權利要求之比較，因 Flook 中權利要求“無非是通過應用所引公式更新警報限制 — 一個數字”。因此，在 XY 權利要求末尾之物理步驟，即“使用實時分類”對個別粒子物理分類，被證明在整體考慮時，使權利要求成為非抽象之關鍵。
要點：XY 決定提醒我們，在方法權利要求中引用抽象概念（例如，數學公式）不會使權利要求本身成為專利不適格。正相反，重要者乃權利要求是否也將抽象想法納入了一個物理過程。
|