111年八月號 道 法 法 訊 (364)

DEEP & FAR

 

 

 
最高法院推翻了IPHC關於在審查進步性時應如何考慮非預期的顯著功效的判決
Alcon Research Ltd.及Kyowa Kirin Co., Ltd. v. X (個人)，案件編號2018 (Gyo-hi)69 (2019年8月27日作出的判決)

 

黃郁靜 專利工程師

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 
 

此外，考慮到系爭專利化合物的功效與化合物的醫療用途有關，僅基於表現出與系爭專利化合物所表現出的效果相當、但具有與其不同的結構的化合物的“其他化合物中的每一種”在優先權日時是已知的，也不能否認系爭專利化合物的功效程度顯著超出本領域具有通常知識者可以從系爭專利的更正後請求項中定義的特徵中預期的範圍效果。

 

除了在優先權日時已知“其他化合物中的每一種”這一事實，IPHC並未釐清要被考慮的各種情事的具體內容、以及使其可能從“其他化合物中的每一種”的作用程度推斷出系爭專利化合物的作用程度的其他或類似情事也皆未被認定。

 

因此，IPHC未能充分考慮系爭專利的發明效果，特別是在優先權日時，從本領域具有通常知識者能否預料到系爭專利的更正後請求項中定義的特徵所帶來的效果的角度來看，該效果是否不可預期且顯著，以及該效果是否明顯超出本領域具有通常知識者可以從這些特徵預期的範圍。沒有其他選擇，只能認為IPHC僅依賴於已知“其他化合物中的每一種”具有在優先權日時已存在的與系爭專利化合物的效果相當效果的這一事實， 立即否認系爭專利的發明效果是不可預期且顯著的，並根據將系爭專利的化合物應用於系爭專利的發明有關的用途是很容易想到的決定撤銷了JPO的第3次決定。本IPHC的判決反映了對法律或法規的解釋和適用的錯誤。

 

最終，最高法院推翻了IPHC的第三次判決，將案件發回IPHC。最高法院的判決是最終且具有約束力的判決，因此，IPHC將重新審查該案件，同時受最高法院判決的約束。

 

   我們的評論

在日本的實務中，在審查進步性時，特別是在化學或製藥領域，通常會考慮所請發明的不可預期的顯著效果。上述最高法院的判決教導了，在考慮不可預期的顯著效果時，應將所請發明的效果與引證案中揭露的發明的效果、或至少與引證案密切相關的發明的效果進行比較，並且不應與無關於引證案的發明進行比較。