111年8月號 道 法 法 訊 (364) |
DEEP & FAR |
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Pavo Solutions LLC v. Kingston Technology Co.案摘要： No. 2021-1834 (Fed. Cir. (C.D. Cal.) June 3,
2022)； Prost作成，由Lourie以及Chen協同 |
周鐸蓁 專利一組主任 •台灣大學農業工程學系 •成功大學醫學工程研究所 |
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Pavo宣稱Kingston侵權針對USB隨身碟用的蓋子之專利。在請求項解讀的期間，地區法院允許Pavo更正請求項中的書寫錯誤，也就是將“殼體”這用詞換成“蓋子”這用詞。該案件接著進行審判，而審判中，陪審團作出故意侵權之裁決並且判給Pavo 20美分的合理權利金。在審判期間，Pavo的賠償金專家依據涉及1美分權利金(其相當於所涉及產品之銷售的大約25%之利潤)之較早前的和解協議書。
Kingston上訴，並提出五項爭辯。聯邦巡迴法院僅處理了前三項，並裁決剩下兩項已經喪失提出的權利。聯邦巡迴法院駁回全部三項Kingston的實質爭辯並因而維持原判。
首先，聯邦巡迴法院判定地區法院藉由將用詞“殼體”以“蓋子”替換而在許可情況下更正“顯而易知的輕微印刷或書寫錯誤”。該錯誤“從請求項用語的完整上下文來看是明顯的”(該請求項用語列舉“結構元件
收容殼體上的鉸接突起的蓋子上的鉸接孔這導致蓋子相對該殼體樞轉的配置)。
聯邦巡迴法院在繼續其分析的時候與地區法院有一致看法：更正“並無須受理由性的爭辯，因為[Pavo以及Kingston]所提出的更正皆會導致相同的請求項範圍”。最後，聯邦巡迴法院與地區法院有一致看法：案件申請的審查歷史並未影射請求項的不同解釋。在這樣做的時候，巡迴法院並未被一事實動搖，該事實為：在IPR的期間，Pavo已經要求專利審理暨訴願委員會進行相同的更正，但是委員會拒絕此請求。聯邦巡迴法院闡釋：委員會“的拒絕並未影射不同的解讀是適當的”，且，不管怎麼說，此拒絕是“以程序理由為”基礎。
接著，聯邦巡迴法院駁回Kingston的爭辯：其沒可能故意侵權Pavo的專利，因為其缺乏意圖要件來侵權“原本寫出的請求項”，以及因為Kingston“沒可能預期巡迴法院之後會更正請求項”。聯邦巡迴法院認定“對請求項語言中顯而易見之輕微書寫錯誤的依賴並非故意侵權的抗辯”。巡迴法院解釋：“司法更正並未重塑請求項；確切來說，這使其顯而易見的意思生效”。而且，“從定義來看，顯而易見之輕微書寫錯誤不會遮蓋該意思，故Kingston不能躲在錯誤背後來逃避陪審團的裁決”。
最後，聯邦巡迴法院判定地區法院並未濫用其裁量權來拒絕排除Pavo的賠償金專家之證詞。該證詞並非不當臆測性的，因為該專家依賴於雙方皆同意是可比較的授權協議之協議的規定。聯邦巡迴法院還裁決“分析正確地分攤針對未侵權特徵”。當“充分可比較的授權被用於確定適當權利金之基礎的時候，進一步的分攤法則是未必需要的”，因為可比較的授權可能已有“內建的分攤”。本案中，可比較的授權“提供‘已經內建的分攤’之充足證據”。