111年7月號 道 法 法 訊 (363)

DEEP & FAR

 

 

 

專利判例總結

 

 

謝韻聲 專利二組副主任

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

 

 
 

Google LLC控訴IPA Technologies Inc.

第2021-1179、-1180、-1185號（聯邦巡迴法院（PTAB）2022 年 5 月 19 日）。Dyk的意見，Schall及Taranto協同。

Google提交了三份多方複審（IPR）申請書，質疑多個請求項的可專利性，每項不可專利性的理由都依據「Martin」參考文獻。Google主張Martin參考文獻是由「他人」著作的先前技術，因為它敘述該著作的發明個體（Martin、Cheyer和Moran）與受質疑專利的發明實體（只有Martin和Cheyer）不同。專利審理暨訴願委員會（PTAB）不同意，認為Google未能證明Martin參考文獻是先前技術，因為Google沒有證明Moran的貢獻如何足以證明他是參考文獻的發明個體。Google提出上訴。

聯邦巡迴法院撤銷並發回重審，裁定委員會「未解決基本的證詞衝突就得出認為該依據的參考文獻不是先前技術的結論」。

聯邦巡迴法院解釋說，要成為Martin參考文獻的共同發明人，Moran「必須對該參考文獻所被依賴且相關於證明顯而易見性的部分做出進步性貢獻」。Moran提供的證詞與Cheyer和Martin的證詞相衝突，且聯邦巡迴法院觀察到Moran的證詞「很可能證明」他是這些部分的共同發明人。「然而，委員會沒有完成完整的……分析」。相反地，委員會認為所有三名證人的證詞都是可信的，對此聯邦巡迴法院裁定「委員會採取的立場是站不住腳的」。「委員會需要解決此高度相關的證據衝突，並對事實做出適當的調查」。因此，聯邦巡迴法院發回重審。

（待續）