111年7月號 道 法 法 訊 (363)		DEEP & FAR
台灣專利法－ 發明專利分割申請策略	蔡馭理 專利師 •臺灣大學電機學士 •臺灣大學電信工程研究所碩士 •美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 •交通大學科技法律研究所碩士 •美國專利代理人考試及格 •大陸專利代理人
1. 新知主要內容 根據中華民國108年5月1日修正之專利法第34條第2項規定：「分割申請應於下列各款之期間內為之：一、原申請案再審查審定前。二、原申請案核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內。」第5項規定：「依第二項第一款規定分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查。」第6項規定：「依第二項第二款規定所為分割，…分割後之申請案，續行原申請案核准審定前之審查程序。」 智慧財產局頒布之2019 年版專利審查基準第二篇第七章第2-7-1頁，規定：「申請案經逐項審查後，如判斷有不准專利事由，應附具理由發給審查意見通知，以利申請人據以申復，克服該等不准專利事由，申復時得一併進行修正；…。經審查後，如無不准專利事由，應作成核准審定；如申請人申復或修正後未克服審查意見通知所指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，得作成核駁審定。」 智慧財產局頒布之2019 年版專利審查基準第二篇第七章第5節，2-7-8頁，規定：「當發明案經初審核駁審定後，申請人得提起再審查，並仍得就初審核駁審定理由提出申復或修正。經再審查後，如已無不准專利事由，應作成核准審定；如有於初審時應通知而漏未通知之不准專利事由，…應發給審查意見通知。」 智慧財產局頒布之2019 年版專利審查基準第二篇第七章第6節，2-7-10頁，規定：「初審或再審查申請案，經審查後，就其准駁應作成審定。未發現不准專利事由，或經申請人申復後克服所有不准專利事由，且無其他未通知之不准專利事由者，應為核准審定。申請案經發給審查意見通知，於申復或修正後仍無法克服全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，…，得為核駁審定。」 由上述專利法及審查基準之規定可以總結以下幾點： (1) 智慧局的對於發明專利的實體審查分成初審和再審查兩個階段； (2) 不論初審或再審查，申請的過程中，若有不准專利事由，審查員一般會發至少一次的審查意見通知給申請人。 (3) 初審期間或初審核准審定後3個月內提出之分割案：分割後之申請案仍會保持在初審審查程序，因此可以持續享有受核駁審定後仍可繼續申請再審查，而不會直接面臨須進入訴願程序的風險，以及受核准審定後3個月內可以提出回到初審階段之再分割案等等優惠。 (4) 再審期間或再審核准審定後3個月內提出之分割案：分割後之申請案只能保持在再審審查程序，因此一旦受核駁審定，即須進入訴願程序，且受核准審定後3個月內只能提出回到再審皆段之再分割案，持續面臨隨時可能被再審查審定的風險。 相關流程整理如下流程圖所示： 2. 評論 筆者以為，申請分割是專利權人延續專利案生命力的重要武器，可以最大限度的保護申請專利之說明書所揭露之技術。尤其，不少申請人為節省初期申請費用，將一個較大型研發專案中技術內涵實質不同的多個發明概念同時放在一個專利中一起提出申請。在此情況下，若是申請人沒有留意保持申請案家族專利的可分割性，一旦最後一個可分割之申請案未於核准審定後3個月內提出分割案，或者於再審查階段遭到核駁審定，則剩下未及時申請分割且技術上實質不同之發明概念就相當於貢獻給社會大眾。如此，將可能導致申請人的權益受到相當損失。 因此，如何保障申請案家族專利的可分割性，是申請人在申請過程中須要特別注意的事項。而如前一節所論，最安全作法就是盡可能在原申請案仍在初審審查程序中就提出分割案，以讓分割的申請案仍可保持在初審審查程序，而不論該分割申請案是否收到核准審定或核駁審定，都仍然不會立即喪失繼續再分割的權利。如此，即可以最有效地利用台灣專利法規定的分割制度，使專利案生命力的延續容易確保。