|
在 FanDuel, Inc., v. Interactive Games LLC,
No. 2019-1393 (Fed. Cir. July 29, 2020) 中，联邦巡迴上訴法院以專利審判及上訴委員會(PTAB) 拒绝其進行多方審查 (IPR)之现有技術组合而認為並未違反行政程序法 (APA)。
相關專利權利要求涉及一種在移動設備上賭博之方法，第一獨立權利要求（權利要求 1）訴求基於用戶物理位置生成不同遊戲體驗之方法。上訴之系爭權利要求——附屬權利要求 6——包含權利要求 1所有內容，並額外訴求使用“包含位置和相關遊戲配置排序清單之查找表”。
在其多方審查聲請書中，聲請人稱，三個現有技術參考文獻組合使權利要求 1 及6 因顯而易見性而無法獲得專利。PTAB基於三個參考組合針對權利要求 1及6而受理多方審查，並認定聲請人已釋證有合理成功可能性。
在隨後程序中，專利權人稱，聲請三份參考文獻之一不符合現有技術條件。但專利權人並未具體反駁三篇參考文獻組合後，披露權利要求6之“查找表”和“排序清單”之限制。異言之，於PTAB受理多方審查後，當事人並未提出更多關於三參考文件組合是否揭露權利要求6獨特限制之論辯。
然在最終書面決定中，PTAB認定其受理調查之三個參考文件組合未能揭露權利要求6之“查找表”和“排序清單”限制。聲請人辯稱，該決定違反 APA，因PTAB否定其受理IPR之現有技術組合，而就該爭點並無更多相關記錄。
APA 要求一方收到“爭點通知”，且PTAB“不得在未給予各方其將改變之合理通知下中途改變理論。”通知是關鍵，但聯邦巡迴法院駁回聲請人聲稱沒有通知，而指出此種論點乃“扭曲之輕信”(Strain[ed] credulity)。
聯邦巡迴法院認PTAB不須發出通知有兩原因：首先，PTAB不須提供通知，因聲請人對IPR之受理與釋明成功不可專利性擔負不同之舉證責任。PTAB基於“聲請人會成功之合理可能性而受理IPR；然聲請人最終必須通過優勢證據以證明無效。”
聲請人引用聯邦巡迴法院在先聲明，即“鼓勵PTAB「在累積更多記錄後，改變其對案情之看法」”。聲請人辯稱，此意味著PTAB必須有一些更多記錄，方能在受理與最終書面決定之間“改變其觀點”。聯邦巡迴法院駁回此一論點，指其先前陳述特別與該案事實有關，且它並未向PTAB“宣告條件先例”：儘管缺乏受理後更多紀錄，駁回其據以受理IPR之現有技術組合。
其次，聯邦巡迴法院認定，“要求更多受理後記錄…顯將不可允許地轉移負擔至專利所有人以捍衛其權利要求之可專利性。”但“證明IPR案中無效之負擔” 在整個訴訟過程中一直留在聲請人身上。”
本案可作為對聲請人應在整個IPR程序中承擔舉證責任之警告。
|