111年6月號 道 法 法 訊 (362) |
DEEP & FAR |
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CAFC推翻PTAB顯而易見 |
蔡馭理 專利師 •臺灣大學電機學士 •臺灣大學電信工程研究所碩士 •美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 •交通大學科技法律研究所碩士 •美國專利代理人考試及格 •大陸專利代理人 |
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1.
新知主要內容
本領域普通技術人員(A person having ordinary
skill in the art, PHOSITA)或「技藝人士(skilled artisan)」是一種法律概念，用於確定請求保護的發明是否「顯而易見」並因此無法獲得專利。此理論上的人員被認為具有技術或科學領域中普通技能和知識。正如法院所指出的，先前技術是否揭露了請求項的限制、技藝人士是否有動機修改或結合先前技術中的教導，以及她是否有這樣做可成功的合理預期等是事實問題。1 鑑於與該大學之系爭發明相關的先前技術既沒有「教導或建議在不使用光敏劑的情況下滅活任何細菌」，法院得出結論認為，在結合這些先前技術方法時，技藝人士不會省略光敏劑 – 特別是因為先前的無光敏劑方法無效。因此，不僅完全沒有證據表明任何細菌在不使用光敏劑的情況下暴露於407-420 nm藍光後被滅活，而且還有證據表明儘管嘗試了不同的光劑量和不同波長範圍的藍光，其他人若不使用光敏劑，將會滅活MRSA（請求保護的其中一個革蘭氏陽性菌）失敗。該法院認定這種失敗會破壞對成功之合理預期的認定。2 此外，PTAB認定，由於細菌中至少存在一定量天然產生的卟啉(porphyrin)，因此技藝人士會預期MRSA可以在不使用光敏劑的情況下被藍光滅活。該法院不同意。對這PTAB此一認定的唯一支持是純粹的猜想以及對’706專利中教導的事後依賴。3 因此，法院推翻了PTAB的顯而易見認定。4 2.
評論
筆者認為此則美國法院案例對於我國專利審查的一些現狀有很大的啟示作用，大致分述如下： (1) 美國法院在判斷多個先前技術是否能結合以否定請求項時，會慎重及仔細考量先前技術與請求項的差異、技藝人士是否有動機修改或結合先前技術中的教導或是否有成功完成發明的合理預期、他人過去失敗之經驗等多種因素。亦即，美國法院不會只從一個角度去審查發明的非顯而易見性，而是多方綜合考量，以求公平公正。 (2) 此外，美國法院在評斷本領域普通技術人員在科學領域中普通技能和知識時，會提出具體理由或證據支持其認定，而不會僅以自身主觀的猜想妄下定論。 (3) 美國法院對於專利案件如此嚴謹的審查態度，對於專利權人得之不易的權利給予極大的尊重，從而提高專利的價值。這也間接說明了美國為何目前仍是當今專利商業化的龍頭。 (4) 反觀我國部分行政或司法審查人員，以直線思維方式審查專利有效性（例如，只要技術領域相同就自覺有動機結合先前技術）或者不憑證據逕以自身猜想認定普通技能或知識等等之情況屢見不鮮。不知是如何受訓或者受到那些國家實務的影響，似乎只求便宜行事，審查品質每況愈下，對專利權未給予適當尊重，委實大開專利審查倒車。期待本文之案例能給予一些借鏡。 註1：Adam Philipp, Federal
Circuit Reverses Patent Board on “Obviousness”, AEON Law, (Nov. 29, 2021),
https://aeonlaw.com/blog/2021/11/29/federal-circuit-reverses-patent-board-on-obviousness/ ?utm_source=sendinblue&utm_campaign=AEON%20News%20-%202021-12&utm_medium 註2：Id. 註3：Id. |
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註4：Id. |
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