1115月號 道 法 法 訊 (361)

DEEP & FAR

 

 

 

智權說天道地 (四十八)

 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

多數意見對 American Axle II 中權利要求 1 之討論非常簡短且膚淺,而未引用判例法。在最初美國 Axle I 中,法院以相同方式處理請求項 122,並將兩者與 Flook 中請求項類比,而認定它們都不適格。在 American Axle II 中,法院開始討論時說:“雖此兩請求項都要求‘調整’,但請求項 1 更為籠統。”多數意見引用地區法院對請求項 1“至少調整襯墊以衰減通過軸構件傳遞之至少兩種類型振動”之解釋:“控制至少襯墊之特性以配置襯墊而匹配相關或多頻率以減少通過軸構件傳遞之至少兩種類型振動” (強調)。

因多數意見同意專利說明書描述除質量或勁度外之額外“特性”說法,故其認權利要求 1乃“更籠統或一般”,而非僅“針對”胡克定律。此觀點似並非特別有用,因該地區法院對請求項語言之解釋讀取“質量和勁度”,而法院已認定此乃“針對”胡克定律。

多數意見指出,“地區法院意見表明,[權利要求 1]中更廣泛調整概念乃抽象概念”。在認定“地區法院未充分提出和訴訟抽象概念基礎”下,聯邦巡迴法院撤銷根據第 101 條認定請求項 1非專利適格之判決,並將其發回地區法院以解決此問題。

並無像 Diehr之先例乍看下,認定權利要求 22非專利適格而就權利要求 1廢棄似非一致。權利要求之語言相似,而權利要求 1之“調整”語言似乎包含權利要求 22之“質量和勁度”語言。

僅比較兩權利要求中之“調整”語言似乎表明,出於與權利要求 22 相同原因,而認定權利要求 1非專利適格。多數意見並未明確表明權利要求 1乃專利適格,但在發回重審時,地區法院得堅持其立場,即權利要求 1非專利適格,而係針對抽象概念。

然吾人得見權利要求 1 中其他語言可能支持專利適格作為 Mayo/Alice 分析下之發明概念,多數意見對權利要求 1“定位至少襯墊”之敘述許予一通過聲明。權利要求 22 敘述“插入至少襯墊”,但多數意見未將權利要求 1 中之“定位”對比或比較權利要求22中之“插入”。

權利要求1“定位”步驟敘述“配置”襯墊以抑制殼模式振動及彎曲模式振動兩者,此一“配置”語言更類似 Diehr 中專利適格語言(敘述橡膠固化),而非 Flook 中非專利適格語言(敘述更新警報值)。儘管聯邦巡迴法院未比較權利要求 1 Flook Diehr,但如多數意見進行此一比較,則得見權利要求 1更貌似 Diehr 中專利適格之權利要求。

於多數意見對權利要求 1之討論缺乏判例法,難以預測發回後,地區法院於確定權利要求 1之專利適格時,會適用何種判例法。在MayoAlice後,地區法院完全有可能忽視 Diehr(與權利要求 1 中情況類似)中闡明之稍早最高法院先例。

心得如有一或多“自然原理”元件與相應物理元件無充分聯繫,則權利要求中包含物理元件並不能免該權利要求於非專利適格。聲稱使用“自然原理”之物理結果亦可能無法使請求項免於非專利適格。在撰擬敘述計算之權利要求時,從業人員應確保至少有一權利要求元件因計算而有功用。