1114月號 道 法 法 訊 (360)

DEEP & FAR

 

 

 

智權說天道地 (四十七)

 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

2020 7 31 日,美國聯邦巡迴上訴法院就其 2019 10 3 日稍早決定(美國Axle I)發布了一項修改和重發決定(美國Axle II),以回應合併關於 35 USC 101下專利適格之法庭複審和全員審理之聲請。所爭者為美國專利第 7,774,911 號“衰減傳動系振動的方法”獨立權利要求 1 22及其相關附屬權利要求。在修改決定中,多數意見維持權利要求 22 不具專利適格,但改變確認權利要求 1 不具專利適格之原先意見,而是將權利要求 1 發回地區法院進行進一步訴訟。兩項決定皆有措辭強烈之不同意見,而產生分歧。在 6 6決定下,尚有數強烈反對意見而否決全席複審之聲請。

吾人試以較早最高法院先例(因其實際上比過去十年判決更易讓人接受)設法解釋該兩項之不同判決,雖一些評論家對美國Axle I及美國Axle II之見解表達關注及困惑,但吾人認為得以更直接方式解釋美國Axle II之多數看法。

美國專利第 7,774,911 號('911 專利):系爭技術涉及傳動系統中傳輸旋轉動力之傳動軸。此等軸通常由相對薄壁金屬製成,使之易受三種不同振動模式影響:彎曲模式、扭轉模式及殼模式,各模式對應不同振動頻率。

減少或減弱振動之一方法涉及在傳動軸內使用襯套,襯套亦會振動。根據襯套振動頻率,襯套可能減少傳動軸組件之振動。以前認為此等襯墊會減弱三種振動模式之一。'911 專利描述一種使用襯套之軸組件製造方法,而該方法導致三種模式之二衰減,特別是彎曲模式及殼模式。

聯邦巡迴法院面臨之問題是根據 35 USC § 101,所主張方法是否專利非適格,因它非受允許地主張自然法則,在本案中是胡克定律——“描述物體質量、勁度及物體振動頻率間關係之方程式”——以及所主張方法是否包括“發明概念”,即根據Mayo/Alice分析第二步所要求將權利要求轉化成“專利適格標的”。

美國Axle II多數意見認為,權利要求其一(權利要求 22)僅須調整襯套質量及勁度,故僅請求作為自然定律之胡克定律。相較之下,多數人在無太多討論下,認定另一項(權利要求 1)可說是主張作為一抽象概念之更廣泛地調整,有待更詳細地探討,故發回。

兩請求項之故事——調整質量及勁度

在美國Axle I及美國Axle II中,多數聚焦兩獨立項上,即權利要求 1 和權利要求 22。兩項權利要求皆引相同前言:“製造傳動系統軸組件之方法”。

權利要求 22幾乎完全專注於載述“調整至少一襯墊之質量及勁度”,多數認定對質量及勁度之明確引述係針對胡克定律。法院指出,雙方皆接受初審法院就該詞之解釋,“控制至少一襯墊之質及勁度,以使該襯套匹配相關頻率”。

作為其決定之支持,多數意見將請求項 22 Parker v. Flook之情況作更接近之類比,並將其與 Diamond v. Diehr情況區分開來。Flook 涉及針對計算和更新警報限制的請求項,然其未載述為響應警報限制計算或更新而採取之任何行動。 相較下,Diehr請求項在橡膠固化過程中使用模具溫度計算。Diehr之權利要求根據 §101 被認定為專利適格,而 Flook 之權利要求則不是。請求項22 在美國 Axle I II 中遇有類似命運。儘管敘述了“將至少一個襯墊插入軸構件中”—— 明顯為一物理步驟 —— 但多數意見認為權利要求未能敘述發明概念(因為所

敘述之結果僅是期望之結果,並不構成“ 進步”。

    
(此欄,請貼上您的法訊內容)