111年4月號 道 法 法 訊 (360)

DEEP & FAR

 

 

 
◎就混淆可能性裁定給予TTAB在法庭的除外效果：B&B Hardware, Inc.對Hargis Industries, Inc.之意涵

 

蔡豐德 專利工程師

陽明交通大學土木工程系

 
 

B&B Hardware在第二巡迴法院略微改變

因此，在該第二巡迴法院中商標訴訟人在忠告客戶關於提起TTAB(商標審判及上訴委員會)及聯邦法院訴訟的成本及利益方面，業已多年考慮TTAB決定之可能的除外效果。

在B&B Hardware案之後未來的TTAB及聯邦法院訴訟

取得了進展，尤其是在巡迴法院先前不曾認識TTAB決定之可能的除外效果，對是否一個TTAB的決定將有除外效果的關鍵將流傳至地方法院的法官；其決定是否該TTAB考慮該當事人的商標之任何市場使用以及，假使有，是否那些使用係與該侵權訴訟中系爭的使用“實質相同”。在B&B Hardware案中最高法院關於何種使用是“實質”相同以及何種不是，提供不多的指導，但確實提供一些有幫助的建議。

首先，該法院解釋：在TTAB與聯邦巡迴之間在當事人的商標中“不重要的差異”要避免除外是不充分的─尤其，一方的當事人不能對其商標增加“描述性的或無識別性的元素”以避免TTAB的決定之除外效果。其次，既然法院已澄清：“如果TTAB並未考慮當事人的商標之市場使用，該TTAB的決定在一個以實際在市場中使用做為最重要爭點之訴訟中應該沒有後續的除外效果”，看來好像大部分、即使非全部、由TTAB關於意圖使用申請案或基於國外為尚未在美國使用之商標註冊的申請案的決定將沒有除外效果，因為此些型式的申請案均不涉及任何供TTAB審查之被告在美國的使用。（待續）