111年4月號 道 法 法 訊 (360) |
DEEP & FAR |
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Adapt Pharma
Operations Ltd., et al. v. Teva Pharmaceuticals
USA, Inc., et al.案摘要；No.
2020-2106 (Fed. Cir. (D.N.J.) Feb. 10, 2022)；Stoll作成，由Prost協同，Newman有不同意見 |
周鐸蓁 專利一組主任 •台灣大學農業工程學系 •成功大學醫學工程研究所 |
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Adapt控訴Teva侵權4件專利，該4件專利是針對透過那若松配方的鼻內給藥治療類鴉片使用過量的方法，以及鼻內給藥的裝置。Teva基於先前技術的兩件不同組合而宣稱無效性。在兩個禮拜的法官審判之後，地區法院判定所主張的請求項鑑於先前技術應為顯而易見的。Adapt上訴。
聯邦巡迴法院維持原判決，即判定地區法院對其顯而易見性的判定未有錯誤。首先，聯邦法院在地區法院的組合先前技術文件的充分動機之認定中未見錯誤。聯邦巡迴法院闡釋：存在“大量證據”證明“為什麼本領域具有一般技術者會有動機組合先前技術文件而達成所主張發明”。雖然Teva的專家“並未明確提供組合或修飾先前技術的理由”，但是聯邦巡迴法院闡釋：“顯而易見的案例並非對每一份分析都需要專家證詞”。而且，存在支持地區法院之認定的“其他書面證據”。
接著，聯邦巡迴法院贊同地區法院的認定：先前技術並未對所主張發明進行反向教示。聯邦巡迴法澄清：“一份文件並非是進行反向教示，如果：本領域具有一般技術者在閱讀該份文件時，不會‘打消遵循該份文件中所闡述途徑的念頭’，且不會被‘導引於與申請人所採取途徑分歧的方向中’”。本案中，地區法院採信專家證詞，該專家證詞展示：本領域具有一般技術者不會被勸離所主張的組合。
聯邦巡迴法院也裁決：所宣稱的非顯而易見性之客觀指標不足以反駁顯而易見性的認定。聯邦巡迴法院駁回Adapt的爭論：地區法院因在討論顯而易見性的初步證明情況之後才分析客觀指標而犯下錯誤。聯邦巡迴法院裁決：地區法院之分析“沒有根本性的錯誤”。實質上，聯邦巡迴法院判定地區法院就缺乏不可預期的結果、他人的抄襲、專家的懷疑、以及他人的失敗之認定中不存在明顯錯誤。
法官Newman意見不同，並陳述：“先前技術之中不存在作此成分組合之教示或暗示，以用於所主張的方法之中來達成有利結果”。而且，在她的看法中，“針對地區法院之本領域具有一般技術者會有動機的認定，案卷中未見支持論點”。法官Newman表示，這是“審判的後見之明的典型範例，此後見之明中，發明本身是從先前技術作選擇的唯一引導”。