111年3月號 道 法 法 訊 (359)

DEEP & FAR

 

 

Qualcomm Inc. v. Apple Inc., et al.,案摘要；Nos. 2020-1558, -1559 (Fed. Cir. (PTAB) Feb. 1, 2022)；

Chen作成，由Taranto 以及Bryson協同

 

 

周鐸蓁 專利一組主任

•台灣大學農業工程學系

•成功大學醫學工程研究所

 

Qualcomm對兩件相關的IPR裁決提出上訴，該等裁決依照35 U.S.C. § 103而認定Qualcomm專利的數個請求項不具有可專利性。在作成其認定的過程中，專利審理暨訴願委員會部分憑據申請人所承認的先前技術(AAPA)。

Qualcomm辯稱委員會對AAPA的憑據違背了35 U.S.C. § 311(b)所限制：IPR申請人質疑請求項為不具專利性“僅可基於依102 or 103條可提出且僅可以專利或印刷刊物組成的先前技術為基礎之理由：”。聯邦巡迴法院認同Qualcomm，並裁定AAPA並不構成使其得在IPR中形成理由的“基礎”的“專利或印刷刊物組成的先前技術”。相反地，法院闡釋：“形成多方專利複審的‘理由’之基礎的‘專利或者印刷刊物’必須它們自己是針對所質疑專利的先前技術”。這結論排除所質疑專利中含有的任何先前技術的描述。

聯邦巡迴法院接著闡釋：“這不意味著AAPA在類型上被從多方專利複審上排除”。法院重申：在IPR程序之中，“在評估專利的請求項是否已經是顯而易知的時候，依賴專利說明書中的承認是適宜的”。例如，“即使諸如專家證詞與當事人之承認本身並非先前技術文件，在多方專利複審之中，它們仍是用於確立本領域具有一般技術者所擁有背景知識之受允許證據”。

因為，委員會錯判AAPA構成§ 311(b)之下“由專利或印刷刊物組成的先前技術”，所以聯邦巡迴法院撤銷委員會的裁決，並且發還委員會去確認IPR申請是否依然產生“基於由專利或印刷刊物組成的先前技術”的§ 103挑戰。