111年2月號 道 法 法 訊 (358)

DEEP & FAR

 

 

Indivior UK Limited v. Dr. Reddy’s Laboratories S.A., et al.案摘要；

Nos. 2020-2073, -2142 (Fed. Cir. (PTAB) Nov. 24, 2021)；

Lourie作成，由Dyk協同， Linn意見部分同意及部分不同意

 

 

周鐸蓁 專利一組主任

•台灣大學農業工程學系

•成功大學醫學工程研究所

 

Dr. Reddy’s發起IPR來挑戰Indivior擁有的關於口服可溶性薄膜片(含治療性藥劑)之專利的請求項1-5以及7-14。請求項8要求特定聚合物的重量百分比，且其他請求項要求聚合物重量百分比的範圍。Dr. Reddy’s爭論著聚合物物重量百分比的限定缺少母案中的書面描述支持並且因而無權享有母案的申請日之權益。Indivior不同意並且爭論著母案足以支持該等請求項，但是承認該等請求項在其不被給予母案之申請日的情況下之可預見性。

專利審理暨訴願委員會認定請求項1-5、7、以及9-14缺少所主張範圍之書面描述的支持且因此已被預見，但請求項8有充分的支持且因而非已被預見。雙方都上訴。

聯邦巡迴法院維持原決定。在論及列舉聚合物的重量百分比範圍之請求項時，法院判定具有一般技術者將不能再母案中“合理地看出該範圍的揭露”。 法院判定說明書並非充分清楚：“在此問題上，吾人必須選擇數個組成，將個別數值疊加，確定合計的百分比，以及接著將這些合計的百分比與其它範例聯繫起來…以創出否則是未陳述的範圍”。這不是所主張範圍的書面描述。

在論及請求項8時，聯邦巡迴法院達成相反的判定。請求項8並未要求範圍，但反而將“約48.2 wt%”列舉為聚合物的量。法院解釋：“即使…‘48.2 wt %’的數字並未”在母案中“被明確陳述”，法院認同委員會的事實認定，採納：“有實質證據來支持委員會之關於請求項8的決定”。

法官Linn有部分不同意。就他看來，母案提供所挑戰請求項的全部的書面描述支持，包括列舉聚合物重量百分比範圍的那些請求項。法官Linn陳述：大多數意見的決定“倚賴於”母案的“不恰當的解讀”，“對範圍的書面描述施予過度苛刻的標準，”以及“未能遵循我們的先例”。