2. 在英國交易中之使用
最初控訴是關於Merck US在促銷和信息材料以及一般商業活動中使用Merck,而提交上訴審酌之問題是,網站及相關離線資料之使用是否構成“交易過程中使用”?就此問題,上訴法院強調:
“首先,「在交易過程中使用任何符號…於」歐盟商標法中商品或服務之表述,係指為將這些商品或服務與其他供應商者區分之目的而使用…第二,同等重要者,該表述也意味著使用,以創生印象:在系爭商品或服務與此等商品或服務源生企業間交易過程之重要聯繫…”。
在上訴聽證考慮之第二個“重要聯繫”問題,其應發揮商標基本功能,並將有關商品或服務與其所源自之實體聯繫起來。
法院在審查Merck US使用MERCK名稱之網站、社交媒體和電子郵件地址後論結:商標與相關商品和服務之間存在重要或實質聯繫,因此構成侵權。
3. 微不足道
法院認為與契約索賠有關之共存協議之違反並非微不足道,但是Alastair Norris爵士認為,有必要對侵權行為(而非違約行為)進行不同評估。
Merck US試圖證明:與Merck
US所生產材料整體相比,本案系爭材料佔比很小,但法官並不認為這些參數相關。法院反而須要確定侵權是否可忽略或微不足道,而這涉及探查(1)Merck US以英國為目標之侵權在數量上佔比;及(2)該材料之內容和重要性及其可能之個體與累積影響。
法院認為侵權反映了Merck US將MERCK標誌帶入英國之明確意圖,其結果是Merck Global在英國排他使用MERCK商標之影響力被稀釋。因此,法官認為侵權並非微不足道。有鑑於此,法官核准宣告Merck US因在英國使用 “ MERCK”,(i)侵犯原告商標,且(ii)違反協議。
該判決提醒品牌所有者須始終確保精心制定規格,並專注企業被認為具商用性之商品或服務。同於往昔,如品牌所有者尋求保護未反映其商用之粗泛規格,將面臨5年寬限屆期後,其註冊或因未使用而受挑戰之風險。
該案例亦突顯與長期共存協議相關之潛在陷阱,及須含些條款使各方能審視及改適條款以反映企業營銷和銷售產品方式之發展。如當事方已審視並更新1970年共存協議版本,而包含處理因在線營銷或有之任何潛在不確定性或歧異之條款,則或得免多年來訴訟伴生之大量費用。
縱僅屬良善內控與否問題,公司須對業務開展具廣泛影響之並存協議進行定期審視。
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