1108月號 道 法 法 訊 (352)

DEEP & FAR

 

 

   智權說天道地 (三十九)
 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

 

去年五月England and Wales High Court終於就Merck KgaAMerck Sharp & Dohme Corp等兩者間於‘Merck’一詞之使用作成判決。

Merck Sharp (“Merck US”)最初是Merck KGaA (“Merck Global”)在美子公司,但在20世紀初已拆分為一家獨立企業。Merck US使用MERCK名稱在美國和加拿大交易。兩家公司於1955年簽署了共存協議,確認Merck US僅會在美國和加拿大使用該品牌名稱。該協議於1970年更新,定明如使用全名,則雙方皆可在對方領土上交易。

互聯網之廣泛使用改變雙方立場,Merck Global起訴Merck US因使用MERCK網站,包括“merck.com”,“merckformothers.com”,“merckresponsibility.com”,“merckmanuals.com”,“merck-animal-health.com ”,“ msd-animal-health.com”,“ msd-uk.com”及“ msd-animal-health.co.uk”,而侵犯其英國商標。Merck US還開展可存取此等網站之社交媒體活動(有些具英國特定內容)。此等媒體活動並未使用特定國家限制,以限制英國用戶之存取。法院認為在相關意義上,網站和社交媒體乃“針對”英國用戶。

一審於2016年審理,而上訴於2018年審理。Merck Global在兩次聽證會均在實質性問題上勝訴,但以下問題被退回高等法院,因一審判決未具足夠詳細調查,以供上訴法院審查:

1. 進一步考慮部分撤銷Merck Global之註冊商標;

2. Merck US有爭議活動是否構成在英國貿易中有關商品或服務之使用;

3. 是否應將(2)中所確定任何使用視為最低限度;

4. 就違約與侵權之主張應被授予何種形式之救濟;

5. 擱置臨時付款令後,應給予之利息。

1. 部分撤銷

Merck US主張,因許多(如非全部)註冊之商品或服務缺乏真正使用,應全部或部分撤銷Merck Global之商標。

Merck Global已為“藥用物質和製劑”及“ [5]所含醫療產品”之廣泛商品註冊商標,但僅考慮“藥用物質和製劑”。Merck US辯稱,Merck Global僅使用其商標於特定適應症(包括治療癌症,多發性硬化症,不育症等),而未證明其用於“藥用物質及製劑”之許多群組。Merck Global因此辯稱,Merck US之商標應部分撤銷,以將其商品限制為僅及所用適應症之那些藥用物質。

初審法官維持“藥用物質和製劑”之商品,但上訴法院判決指出該商品應受限制,並採英國國家配方(BNF)分類來識別藥品之15個子類別,其中9個與系爭商標有關。

在上訴程序中,Alastair Norris爵士認為將商品限於“僅特定治療適應症所指[類別]”實太狹窄。他採用上訴法院所採BNF分類制度,並將其用作框架。BNF類別用於確定“普通消費者”所認為以相關商標販售之例示商品。該制度之被使用,可能僅因未出現有關一般業者可能意見之具體證據。法院部分撤銷商標,從而縮小Merck Global反映他們在英國使用特定藥品之權利,但這對整體侵權認定並無任何影響。