110年8月號 道 法 法 訊 (352)

DEEP & FAR

 

 

一項調查會增強贏得你的商標侵權案的機會嗎？(七)

by NYSBA

 

潘養源 專利二組副主任

•中正理工學院電機系學士

•政治大學企業管理碩士

•美國密西根大學工業及作業工程碩士/博士候選人

 

如果專家的發現是特別有損於一方，提交一Daubert聲請的明顯理由是法官會排除該專家及他或她供述的機會。大多數的法官視Daubert聲請為可疑的且謹慎地評估專家及他或她供述之資格。要排除一個有作證經驗且其工作曾被法庭接受的專家是很困難的。科學研究涵蓋廣泛的領域及很多的議題，而證據之複雜訴訟解釋因專家而異。此外，沒有進行調查的單一方法。因為法官們不是被訓練以執行科學研究的調查專家，要排除一個有經驗的調查研究專家是困難的。在這種情況下，通常有一個調查及一篇調查專家的報告，也會有一篇另一調查專家的反駁報告被保留以分析及提供對該初始調查的一批評。雙方都提交一Daubert聲請並不是不尋常的。大多數的法官，其通常缺乏評估一調查的價值之知識，將不會排除一可靠的研究工作以及通常會反而裁定該調查專家以及該批評的專家應當接受嚴格的交叉檢查。

在應用「Daubert」時的一個重要的考量是調查專家的背景。Shari Seidman Diamond教授在「調查研究參考指南」中，其為聯邦司法中心印行的「科學證據參考手冊」的一部份，清楚的說明一個夠格的調查專家所須的經驗及教育。一些調查專家來自社會科學界且有心理學及社會學的經驗，而其他來自企業以及行銷專業。

應當注意的是，該「Daubert」標準是有待討論的。複雜的訴訟常需要創造性的解決方法，而牽涉到之前從未使用過的技術之使用。例如，作為一研究工具，網路的出現打開了之前是不可得的無數的可能性。研究者及調查專家Gabriel Gelb使用網路技術完成了許多非常有效的調查。此一技術在「Daubert」的語言中可以說是「不廣為人知」以及可能只「吸引最少的支持」。至於「同行評審及出版」的標準，再一次的有一些「先有雞還是先有蛋」的議題：很清楚地，一個新穎的創造性技術將在接受任何同行評審前被應用。其意謂著該技術缺乏足夠的績效以被接納嗎？

科學的研究需要一個對該特定個案相關的該些複雜議題的瞭解，一個對相關目標市場的瞭解，以及一個嘗試新的或先進的方法論以獲得精確的答案及數據之務實的意願。關鍵是這樣的研究應當本質是科學的，以及利用該些科學研究的關鍵性原則。

IV.結論

一個有混淆之虞的商標個案值不值得做一個調查?它會有助於贏得該個案嗎?答案是一個強烈的「也許」。如果原告沒有其他直接的證據，一個調查可能是絕對必要的。然而，該調查必須被一個可追蹤記錄的調查專家執行。該調查必須符合科學的研究方法論以及使用一被接受的協議。該「Daubert」總是籠罩在任何使用一調查專家的個案上。