110年7月號 道 法 法 訊 (351)

DEEP & FAR

 

 

Raytheon Technologies Corp. v. General Electric Co.案摘要(二)：

 

周鐸蓁 專利一組主任

•台灣大學農業工程學系

•成功大學醫學工程研究所

 

Knip是一份NASA技術備忘錄，其被聯邦巡迴描述成揭露某些“想像的‘先進[渦輪風扇]引擎’之性能特性”。在IPR期間，Raytheon辯稱Knip的揭露並未使熟習技術人士可據以實施而做出及使用所主張的發明。Raytheon呈交不可辯駁的證據，其確立“Knip之未來渦輪引擎的極具雄心性能特徵的揭露是基於不存在的複合材料的使用”。

GE回應著辯稱，Knip是否讓其先進引擎可據以實施的爭點無關於審視Knip之熟習技術人士可否無需過度實驗而做出所主張引擎之問題。專利審理暨訴願委員會認定Knip可據以實施，且最終認定所挑戰請求項鑑於Knip是不具可專利性。

聯邦巡迴法院作出了撤銷。該法院如下解釋法律標準(出處省略)：

“要讓一請求項成為顯而易見的，先前技術整體而言必須使熟習技術人士可據以實施而做出及使用所主張的發明。一般來說，為要關聯於顯而易見性的調查，依§103所宣稱參考文獻不必使其自身揭露可據以實施(即‘本身可據以實施’)。例如，針對一特別請求項的限定，並未提供可據以實施的揭露之參考文獻仍得以提供結合或被結合於該限定可被據以實施之另一參考文獻之動機。…但是，縱使非可據以實施的參考文獻能扮演顯而易見性分析的角色，紀錄的證據仍必須確立熟習技術人士原本能作出所主張的發明。”

在如同此處的單篇參考文獻之顯而易見性的脈絡中，法院指出獨立的參考文獻“必須使所憑據的揭露之部分可據以實施”。

在用上這些標準之後，聯邦巡迴法院裁定Raytheon呈交了“非可據以實施的多方面、不可辯駁證據”，且GE“未能提出基於證據的訴訟”來彰顯所主張的渦輪風扇如何藉著Knip的揭露而可據以實施。因此，聯邦法院裁定“委員會就Knip是‘可據以實施’的認定是法律上的錯誤。”