何種程度的描述錯誤之更正在核准後應被接受？

110年六月號道法法訊 (350)		DEEP & FAR
何種程度的描述錯誤之更正在核准後應被接受？ Formosa Laboratories Inc. v. 日本特許廳長，案件編號2016 （Gyo-Ke）10154（2017年5月30日作出的判決）	黃郁靜專利工程師 ‧陽明大學物理治療系 ‧陽明大學生物藥學所

專利權人Formosa於2014年獲得了馬沙骨化醇(maxacalcitol)中間物及其產生方法有關的專利。然後，Formosa於2015向JPO提出更正審判(correction trial)。在該審判中，Formosa要求將說明書範例(段落0034)中的描述 “EAC (乙酸乙酯，804 ml，7.28 mol)”更正為 “EAC (丙烯酸乙酯, 804 ml, 7.28 mol)”。JPO於2016年駁回了Formosa的要求，原因是專利權人要求更正的該描述未被視為該描述中的明顯錯誤，Formosa在2016年針對JPO的判決向IPHC提出了上訴。

本案中的主要問題係關於：在核准後，何種程度的描述錯誤之更正應被接受？IPHC對此問題的回答如下：

首先，IPHC一般裁定，在核准後接受對“描述中的錯誤”的更正，必須（i）從說明書的揭露內容及通常技術知識中可以清楚地得知，更正之前的描述包括一錯誤且對該描述的更正是正確的，並且（ii）本領域具通常知識者自然會注意到存在錯誤，並認為該錯誤應出以更正後的描述。基於以上原則，IPHC逐步審查了系爭要求更正如下：

(1) 本領域具通常知識者是否可以注意到說明書的描述中有任何錯誤

系爭說明書的段落0034說明了在添加“ EAC”的條件下，從化合物（3）獲得化合物（4）的方法（參見以下的合成方案）。在此方面，段落0034明確指出，將EAC（乙酸乙酯，804 ml，7.28 mol）加入化合物（3）中並與其反應以獲得化合物（4）。

然而，本領域具通常知識者可能注意到，如果化合物（3）的-OH基團親核性攻擊乙酸乙酯（CH₃COOEt）的碳原子，則不能獲得化合物（4）中的-OCH₂CH₂COOEt側鏈（因為缺少一個碳原子）。因此，本領域具通常知識者可能注意到化合物（3）、EAC（乙酸乙酯）及化合物（4）中有一個存在錯誤。