110年五月號 道 法 法 訊 (349)

DEEP & FAR

 

 

 
所請發明應與何一發明進行比較以釋明所請發明的顯著效果？
Philip Morris Products S.A. v. 日本特許廳長，案件編號2016 （Gyo-Ke）10106（2017年4月25日作出的判決）

 

黃郁靜 專利工程師

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 
 

首先，IPHC在審查了系爭專利申請案的請求項1以及先前技術（p.a.r.）1之後，發現（i）兩者之間有兩個區別，以及（ii）第一個區別是前者指明了尼古丁來源為經過加熱且包含煙草、鹼性材料及水的天然物尼古丁來源；而後者包含尼古丁來源，該尼古丁來源包含揮發性形式的尼古丁，但沒有指明尼古丁來源是被加熱且包含煙草、鹼性材料及水的尼古丁來源。IPHC進一步發現先前技術2公開了，使用經碳酸氫鈉或碳酸鉀處理的天然煙草並使處理過的天然煙草與水及熱源接觸以促進煙草材料中風味成分的釋放。基於上述發現，IPHC認定，本領域具有通常知識者可以藉由將先前技術2中揭露的發明應用在先前技術1中揭露的發明而輕易地構思出系爭專利申請案的所請發明。

 

在這方面，在法院訴訟期間，PMP聲稱所請發明藉由釋明補充實驗結果而產生了顯著效果，在該補充實驗結果中，僅使用天然產物尼古丁來源作為尼古丁來源的實驗系統與使用了先前技術1中使用的尼古丁來源的實驗系統進行比較，以釋明前者的尼古丁傳遞量的變化低於後者。但是，IPHC藉由指出以下兩點駁回了PMP的主張：（i）所請發明是否帶來了顯著效果，應該藉由比較所請發明的效果與應用了先前技術2中揭露發明的先前技術1中揭露的發明的效果來評估，但是（ii）先前技術2中揭露的發明所指明的煙草材料並未在補充實驗中使用。

 

最終，IPHC撤銷了PMP的上訴，並維持了JPO的判決。

 

已針對此判決向最高法院提起上訴，因此該判決迄今仍不是最終且具有約束力的。

 

我們的評論

根據日本的實務，所請發明的顯著效果是審查進步性的一個非常重要與主要的因素。從上述IPHC判決中可以看出，基於最接近的先前技術與另一個相關的先前技術，當專利申請案由於缺乏進步性而被駁回時，申請人應釋明相較於應用了另一個先前技術的最接近的先前技術的顯著效果，而不是僅相較於最接近的先前技術的顯著效果。