110年5月號 道 法 法 訊 (349) |
DEEP & FAR |
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美國案例研析（十一之三） |
蔡馭理 專利師 •臺灣大學電機學士 •臺灣大學電信工程研究所碩士 •美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 •交通大學科技法律研究所 •美國專利代理人考試及格 •大陸專利代理人 |
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案例十一三：Seatrax, Inc. v. Sonbeck
Int'l, Inc., 200 F.3d 358 (5th Cir. 2000) 1.
Trademark:
Unfair Competition, Accounting of Profits 1.2 案例解析：Seatrax, Inc. v. Sonbeck Int'l, Inc.,
200 F.3d 358 (5th Cir. 2000) 1.2.3
訴訟歷程(Procedural
History) 1996年7月，
Seatrax在德州聯邦地方法院起訴，根據Lanham
Act 15 U.S.C. §§ 1114-1118指控商標侵權，根據德州法指控不公平競爭、和盜用商業秘密。Seatrax尋求禁制令、損害賠償、三倍損害賠償、和律師費。根據28
U.S.C. § 636(c)，雙方當事人同意由暫委地方法官審理，包括最後的判決。在開示程序階段Seatrax得知Sonbeck擁有288
SEAKING製造圖。兩方當事人聲請即決判決。暫委地方法官在盜用秘密營業秘密州法請求權部分授予Sonbeck的即決判決聲請但將Lanham
Act請求權交由陪審團審判。暫委地方法官也否決了Seatrax的即決判決聲請。陪審團在Lanham
Act商標侵權部分判定有利於Seatrax。暫委地方法官准予禁制令，但是否決Seatrax的判被告賠償因侵權所得之利益(accounting
of profits)及律師費的請求。[1] 1.2.4
爭點及其法院見解(Issues
& Holdings) (1) 地方法院否決Seatrax的判被告賠償因侵權所得之利益(accounting
of profits)的請求是否濫用裁量？No。 (2) 地方法院否決Seatrax的判被告賠償律師費的請求是否濫用裁量？No。 1.2.5
理由(Rationale) (1) 聯邦第五巡迴上訴法院提出判斷商標權利益的計算方式的不完全清單(non-exhaustive list of factors)，以作為法院判斷是否應給予利益的參考（被告具有蓄意或惡意，法院仍不必然會給予原告利益）：(a) 被告是否有混淆或欺罔的故意；(b) 銷售是否被轉移(diverted)，亦即原告之消費者是否專向被告；(c) 其他救濟是否為已足；(d) 原告有無主張權利時的不合理遲延；(e) 對公共利益之影響─亦即使被告侵害行為無利可圖；(f) 是否為曚混(palming off)的案件。[2] 法院認為，Seatrax爭辯法院錯誤地否定判Sonbeck賠償因侵權所得之利益，因為Sonbeck有不當得利。然而，法院審視了卷證記錄後認為不當得利的證據和銷售的轉移最多只是臆測性的。不僅如此，其他的因素也不支持所得利益賠償。首先，陪審團並沒有認定Sonbeck的侵權是惡意的。此外，Seatrax並沒有證明本案涉及曚混。此外，暫委地方法官明確的永久禁制令，禁止Sonbeck在沒有Seatrax的明確允許下使用SEAKING商標已經提供有效的未來侵權的防範措施。因此，鑒於缺乏真正侵權的證據，以及缺乏混淆或欺瞞的意圖，禁制令已經滿足了衡平法。因此，法院否決Seatrax的判被告賠償因侵權所得之利益的請求並沒有濫用裁量。[3] 註1：Seatrax, Inc. v. Sonbeck Int'l, Inc., 200 F.3d 358, 363 (5th Cir. 2000). 註2：Id. at 369. 註3：Id. at 372.
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