110年5月號 道 法 法 訊 (349)		DEEP & FAR
一項調查會增強贏得你的商標侵權案的機會嗎？(四) by NYSBA	潘養源 專利二組副主任 ‧中正理工學院電機系學士 ‧政治大學企業管理碩士 ‧美國密西根大學工業及作業工程碩士/博士候選人

根據Diamond與Franklyn：Beebe研究認定標誌的相似性是作成直覺的單一最重要的因素。當標誌極度相似時，該情勢毗鄰於假冒及搭便車的領域，此則常傾向於壓倒其他因素。但是Beebe也辨認出兩個其他的影響因素：當其偏向於一混淆的可能性時的被告意圖以及當該因素不利於一混淆的可能性時的當事人商品的鄰近度。他也做出結論：即該意圖和真正的混淆因素對於其餘因素的結果發揮一個過大程度的影響力。此外，標誌的相似性與被告意圖被法官賦予如此強大的權重，以致它們可以不顧其他因素的結果而觸發一個混淆的認定。在本質上，Beebe理論建立在：法官基本上只看幾個因素來判定侵權以及而後合理化其餘的因素以便得到一致的結果。

根據Diamond與Franklyn：「Beebe最終得出結論：法官確實以一種「取其精華」的策略短路了多因子平衡測試，而僅依靠兩或三個因素(至少標誌的相似性及商品的鄰近度幾乎在所有個案中)。他們建議法官「得評估與基於其他理由而為法官們喜歡的結果一致的因素」，以及面對一顯示混淆可能性的證據之具說服性的調查，標誌間可能顯示著比調查前更相似。在這種情況下，他們爭辯：核心「非為標誌的相似性，反倒是導致認定混淆可能性的該調查」。

B. Sarel與Marmorstein研究

Diamond與Franklyn接下去說明一個由邁阿密大學商學院的Dan Sare教授與Howard Marmorstein教授所執行的研究。該Sarel/Marmorstein研究是在2009年完成，以判斷調查證據在商標侵權個案(其中心議題是混淆可能性)中的效果。他們分析了在2001年與2006年間判決的126件個案。在每一件個案中，原告擁有一個「無爭議的，有效的商標」。