一、續前:在上訴中,Uniloc辯稱PTAB用法錯誤,因其對擬議替代請求項之審查應僅限於預期和非顯而易見性。聯邦巡迴法院不同意,並確認PTAB之裁決,認為自法條文義、結構及立法歷史皆許PTAB在更廣泛基礎上(即在預期和顯而易見之外),審理請求項之擬議修正。
首先,聯邦巡迴法院耙梳雙方複審程序之條文,而指出第318條命PTAB就任何新增請求項之總體“可專利性”作成最終書面決定,是許基於預期與非顯而易見性,例如非適格標的之其他理由而對擬議替代性請求項提出質疑。依此見解,聯邦巡迴法院將無效請求項之雙方複審程序聲請之標的與修改現有請求項之聲請區辨之。聯邦巡迴法院因而認同,儘管IPR程序係關於撤銷現有專利之請求項,因擬議修正案非現有“請求項”而不能被撤銷,故與現有專利請求項不同。
接下來,聯邦巡迴法院檢視IPRs前身程序(複審程序)之立法歷史,以支持其裁決。複審程序所允許審理者,包括專利初次審查中未經審理之實質性可專利性新問題。鑑於專利請求項審查之該更廣範圍,聯邦法院認為,IPR中擬議替代請求項尚未經過任何初步可專利性審查,故所有可專利性問題,包括專利非適格性均適用。
最後,聯邦巡迴法院指出,如IPR中修正案不受非專利適格性與書面描述要求之約束,那麼專利權人理論上得克服習用技術之問題,並嗣後通過修改請求項以使新請求項包括非可專利標的,或如專利說明書中所述發明範圍外之標的,而於IPR中獲得成功。
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因Uniloc案,尋求替代請求項以克服IPR中習用技術主張之專利權人現在必須更加細心檢查替代請求項,以確保它們不僅可以承受預期和顯而易見的挑戰,而且可以滿足專利適格性標準及書面說明要求。
另一方面,尋求通過IPR程序使專利無效之當事人得基於所有非可專利理由對擬議替代請求項提出挑戰,並應如此做。此尤因IPR法規在當事人尋求專利無效後,凡IPR期間提出或“合理地得提出”之理由,在以後專利侵權訴訟中皆不得再主張肯定抗辯。
二、2020年7月30日,美國地方法院法官Gregory H. Woods在被告YKK
Corp.及其關聯公司(合稱“YKK”)針對原告Au New Haven, LLC及Trelleborg Coated Systems US, Inc.(合稱“原告”)所提之第二輪簡易判決聲請為裁決,再次使案件準備進行審判。
原告前身發明美國專利號6,105,214(“
’214專利”)所請防水拉鍊,並授予YKK獨家授權以大規模生產拉鍊。在法院於2019年3月31日作出簡易判決裁決解釋授權協議,並駁回原告違約主張後,法院表明一旦明確當事人聲請所提“結構性問題”更符合全面聲請實務時,便允許額外之簡易判決。
首先,法院部分許可YKK就原告根據《蘭納姆法案》所提虛假廣告主張之簡易判決聲請中,同意YKK論點:即稱其為'214專利之“專有被授權人”身份之聲明乃受專利文獻特權之保護(除非它們出於惡意,或“客觀無據”)。法院駁回原告該特權並不延伸及於專利被授權人之論點,並解釋:文獻特權所衍生之法規,即專利法§287所涵蓋“不僅是專利權人,尚及於專利產品“製造、要約出售或販售人”。法院隨後裁定,四個被質疑陳述中三個乃正確,因此受到特權保護。但YKK“具有製造、使用、銷售和進口結合…[體現在’214專利中]斥水性[拉鍊]技術之拉鍊排他權”之陳述乃錯誤,因為授權協議將YKK排除在售入某些市場之外,並且合理之陪審團應會論結,該聲明客觀上乃無據。
其次,法院駁回YKK關於原告根據《蘭納姆法案》就唯一尚存被質疑陳述---YKK乃相關市場中專利防水拉鍊之獨家賣方---主張所失利益聲請簡易判決。法院認為,儘管可以證明這一聯繫“棘手”,但原告因果關係理論足以向陪審團提出:被YKK授權排除在外市場之客戶相信,就耐水拉鍊,他們只有一種選擇,並且如YKK聲明明確指出,只有原告得在那些市場上銷售防水拉鍊,則那些銷售將會由原告為之,並因此“在受排除市場上,每銷售一件YKK拉鍊皆係自原告處偷走者”。
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