110年4月號 道 法 法 訊 (348)

DEEP & FAR

 

 

 
施行美國1946年蘭哈姆法(Lanham Act)
第61年

楊怡玲 法務專員

．東海大學法律學系學士

 
 

第四篇一般管轄法院內的商標侵權和公平競爭

作者：Theodore H. Davis, Jr.

A. 商標權的取得

3. 識別性

a. 聯邦註冊對識別性問題的影響

對於聯邦註冊舉證責任轉換效果的不確定性也擴展到了不可爭執的脈絡下。儘管一些法院的判決是正確的，一地方法院既面對擁有無可爭辯註冊的原告，也面對擁有足以證明基礎商標具有通用性的強而有力證據的被告，而在一問題上搖擺不定：註冊是否使被告有義務藉由證據優勢證明通用性或僅使其有義務為此提供證據或證詞。最終，它在處理原告所提出的初步禁制令聲請中迴避了這一問題，並得出結論認為「本院無需在此階段明確選擇應適用的舉證責任……，因為即使適用較高的舉證責任－要求被指控的侵權人以證據優勢證明該詞語是通用的－被告在此時此刻已提供了[商標]通用性的充分證據，可以擊敗原告所提出的初步禁制令聲請」。

第十巡迴法院承認第33（a）條可能對識別性問題產生效果，但在一個案件中，對於該效果的時間點產生疑問。在該案中，原告與被告發生爭執後始取得註冊。儘管最終得出結論認為沒有必要解決該問題，但法院認為，「尚不清楚在提起訴訟時，商標必須已取得註冊，以享有法定推定的利益……。」當然，正確的規則是，商標註冊所附帶之有效性的表面證據可追溯到註冊人提出申請的日期，但被告可以證明在該日期之前已使用其商標，以為抗辯。

b. 文字商標的識別性

(1) 通用詞語和名稱

「因為它們主要用於描述商品而不是標識其來源，所以通用詞語至少就他們指明的商品不能成為商標。」-待續