一、聯邦巡迴法院於In re Adobe Inc. (No. 2020-126,2020年7月28日)首次發出令狀,推翻Alan Albright法官移送令之一。Adobe質疑Albright法官否決其依28 U.S.C.第1404(a)條聲請轉移至加州北區地院。
CAFC認為,Albright法官在拒絕移轉時犯了若干錯誤,包括:(1)沒有“充分權衡其考慮並權衡有利於移轉之便利因素”;(2)忽略有利於移轉而有意願見證人之因素;(3)違反規範先例而對它“更快地安排審理之能力”給予決定性重視。
關於首一問題,CAFC指出,法官判決沒有適當地注意一個事實,即沒有任何私人便利因素有利於保留該案,而包括Adobe證人和主要第三方證人所在之一些因素則利於移轉。
關於第二問題,CAFC指出,法官判決忽略了以下事實:大量Adobe證人居住在受移轉人區,而專利擁有人證人則來自兩個區以外。
關於第三問題,CAFC指出,地院法官基於“能夠更快地安排審理時間”而拒絕移轉犯了錯誤。當幾個因素有利於移轉,而其他因素屬中立時,則移轉法院之速度不應逾越所有其他因素。此外,法院制定時程之一般能力並不能說明法院之積案因素。法院積案係關注兩個法院間案卷堆積是否存有明顯差異。
由於將案件留在德州西區地院,對於當事人和證人來說並不方便,而且不利於司法或適當行政,因此CAFC表示,地院法官判決顯屬濫用裁量權。
自Albright法官於2018被肯認以來,本判決係自德州Waco轉出之首件。
二、多方當事人審查(IPR)法規明確---鑒於印刷出版物或專利,通過IPR程序對專利請求項有效性提出挑戰僅限於本乎請求項乃被預期或顯而易見之概念者。 IPR法規還規定,專利所有人可聲請修改受質疑之請求項,以挽救它們。則對請求項擬議修正之有效性審查,應否同樣局限於預期和顯而易見性?聯邦巡迴法院曰:“非也”。
在Uniloc 2017 LLC v. Hulu, LLC案(聯邦法院,2020年7月22日)中,法院裁定專利權人在IPR中所提請求項修改不限於預期及顯而易見之挑戰。根據其他理論(包括不可專利標的主題),請求項亦得質疑為無效。
在Uniloc中,Hulu挑戰Uniloc所擁專利請求項,其乃一種可調整許可,而許多數裝置同時使用軟體。專利審判與上訴委員會(PTAB)引用現有技術證據,認定受質疑請求項非可專利。
Uniloc還聲請修正受質疑之請求項,以圖挽救。Hulu異議該聲請,認為修改後請求項無效,因其試圖涵蓋非適格標的。就Uniloc而言,它僅辯稱Hulu就替代請求項所提挑戰非可允許,因它非基於預期或顯而易見性。Uniloc沒有回應Hulu標的非適格論點之理由。PTAB駁回修正聲請,裁定Uniloc所提替代請求項確實針對非適格標的。
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