109年十二月號 道 法 法 訊 (344)

DEEP & FAR

 

 

 
最高法院裁定，事實調查程序得出結論後，即使針對無效抗辯的更正可能於此後被核准，專利權人不得基於更正進行重新辯護。
X (個人) v. Y (個人)，案件編號2016 （Ju）632（2017年7月10日作出的判決）

 

黃郁靜 專利工程師

•陽明大學物理治療系

•陽明大學生物藥學所

 

 
 

根據上述解釋，最高法院裁定（i）基於在IPHC口頭辯論終結之後，認為更正為最終且具有約束力的更正的事實，即使在專利侵權訴訟的最終判決已為最終且具有約束力的判決之前，儘管專利權人在做出最終決定之前仍未根據終結前的更正進行重新辯護，如果允許對事實調查程序的裁定提出爭辯，則等於接受在事實調查程序中重新進行所有審查和判斷2)；且據此（ii）最高法院認為，在IPHC口頭辯論終結後、請求項的更正已為最終且具有約束力的更正的事實為依據下，儘管專利權人沒有在該終結前進行重新辯護，根據專利法第104-3及104-4條的意旨，不應該允許對事實調查程序的裁定提出爭辯，除非有任何專利權人無法控制、基於更正而未提出重新辯護的爭辯的特殊情況。

 

註2：根據日本民事訴訟法，事實調查應在第一審中 (即地區法院)及在第二審中 (即高等法院)作出。

 

在上述裁定的基礎上，最高法院做出如下判決：

    X並未在IPHC的口頭辯論終結前，根據對新的無效性辯護的更正作出重新辯護；並且在法律上不允許X提出針對更正的審判，也不能提出更正請求，以克服當時作為辯護而提出的無效的新理由。然而，由於沒有必要基於針對新的無效性辯護的更正而實際提出更正審判或提出更正請求以作出重新辯護，因此不能說X不能基於針對IPHC中新的無效性辯護的更正而作出重新辯護，而且沒有發現其他X無法控制、基於更正而未提出重新辯護的爭辯的特殊情況。

 

最終，最高法院駁回了X的上訴，並維持了IPHC裁決的結論。

最高法院的判決是最終判決且具有約束力。

 

我們的評論

從上面可以看出，在核准後允許提出更正或修改的期限受到日本專利法的複雜限制，尤其是在提出無效審判之後。

因此，最遲在對方做出無效性辯護的情況下、即使是次要抗辯，專利權人應根據二審口頭辯論(即專利侵權訴訟中的IPHC)中的更正進行重新辯護，以避免在上述情況下浮出水面的風險。