美國案例研析（九之七）

109年9月號道法法訊 (341)		DEEP & FAR
美國案例研析（九之七）	蔡馭理專利師 ‧臺灣大學電機學士 ‧臺灣大學電信工程研究所碩士 ‧美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 ‧交通大學科技法律研究所 ‧美國專利代理人考試及格 ‧大陸專利代理人

案例九之七：Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2016) 1. Patent: Diligence in Reducing to Practice 1.3 總結 1.3.1 本案例小結本案的重點在於考量發明人是否有持續努力於付諸實現，使得其發明不會被視為放棄或延遲。而其中，須考量的三個要點如下：(1) 一個專利權人不用證明發明人在關鍵的期間內有持續進行合理的努力(continuous exercise of reasonable diligence)；他必須證明有合理地持續努力(reasonably continuous diligence)；(2) 對於申請人提供的證據應該採用合理原則(rule of reason)適當地衡量，而且不應該要求確證每一天都有在從事付諸實現或準備申請案；(3) 律師在準備專利申請案的工作是發明人努力的證據，因為透過準備和替申請人提出專利申請案，律師形同是申請人的代理人，應該要衡量律師活動的證詞和證據做為申請人活動的延伸。 1.3.2 本主題之評論 1.3.2.1 專利改革法案之後，舊有美國專利法第102(g)概念之去向根據2011年9月16日美國總統歐巴馬簽署專利改革法案(America Invents Act)，其中很大變革的部分，從先發明主義(First to invent)改為先申請主義(First-inventor to file)。¹ 改採先申請制(first-inventor-to-file)與其配套的申請人調查程序(derivation proceeding)程序：在新制下，先申請的就會被認定是發明者，並修改專利法第 102 條 (35 U.S.C. §102(g))，廢除抵觸(Interference)程序，並以申請人調查程序 (Derivation proceeding)取代。亦即AIA 創立一個新的行政程序“申請人調查程序”（對於申請案）和民事訴訟（對於核准專利），任何一方可以質疑發明人的發明而提出審查要求。² 申請人調查程序，目的是要確認第一個提出專利申請的人就是真實的發明人，相關衍生出的程序將於03/16/2013施行，也就是美國專利改革法案施行後8個月後開始。這個新個程序會讓非發明人提出的專利申請案不得獲准一個專利，如果真的發明人並非第一個提出專利申請的人，此發明人可以透過證明專利申請案中所主張的發明為自己開發的技術而挑戰該專利權，或甚至奪回專利權。相關的程序將由專利審判與上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）審理。³ 欲提出Derivation Proceeding以撤回非發明人授權而提出的專利申請案，有以下注意事項：(1) March 16, 2013實施；(2) 向PTAB提出請願（petition）；(3) 提出足夠可以開始Derivation Proceeding的證明，至少證明一項範圍符合提出請願的資格；(4) Derivation Proceeding應於申請案公開（或是較早實質相等的申請案）後一年內提出；(5) PTAB主管判斷是否受理上訴；(6) 經PTAB審理可決定申請案發明人是否為真，或是申請人是否被授權；(7) PTAB可以因為專利權是否獲准的決定而延遲決定；(8) 若PTAB決定有發明人不實的事實，會導致專利被撤銷；(9) 在PTAB作出決定之前，相關當事人可以發出協議（agreement）修改發明人而終結程序；(10) 前述協議應與PTAB取得的證據一致，否則協議可能不准；(11) 若雙方有協調，應通知PTAB的主管。⁴ 1.3.2.2 美國專利法第102(g)仍適用的情況申請案即使主張舊案優先權，只要（曾）寫入有效申請日落在2013年3月16日或該日後的請求項，又或（曾）是前述申請案的延續案，都應依新法審查。但若（曾）寫入有效申請日早於2013年3月16日的請求項，又或（曾）主張這類案件優先權，整件申請案所有請求項仍將適用現行35 USC 102(g)條文及Interference程序。⁵ 註解1: May，美國專利申請從先發明制改為先申請制將於2013/03/16起開始實施(2013年2月26)，科技產業資訊室，2020年7月28日取自https://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=7845。註解2: 同註解1。註解3: 潘榮恩，美國專利改革法案下的DERIVATION PROCEEDING（2012年9月12日），專利部落格、專利實務、專利筆記與，2020年7月28日取自http://enpan.blogspot.tw/2012/09/derivation-proceeding.html。註解4: 同註解3。註解5: 蘭閔，美國AIA系列修法：USPTO公告First Inventor to File配套細則修法提案(2012年10月2日)，北美智權報，2020年7月28日取自http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-64.htm。