|
一、去年案例：Fraunhofer-Gesellschaft
zurFörderungder angewandten Forschung E.V. (FH) v. Sirius XM Radio Inc. (SXM)
FH乃政府資助之非營利研究機構，它開發並專利多載波調變技術，用於傳輸多數據流。1998年，它獨家將技術授權WorldSpace International Network Inc.（WS），並許其再授權權利。WS旋將該技術獨家授權SXM，但僅在美國使用。 SXM使用該技術來開發其數位音頻無線電系統，且FH擔任SXM系統開發技術顧問。
十年後，WS申請破產，在此期間，它拒絕來自FH之主授權協議。作為破產程序一部分，WS和SXM達成了一項和解協議，其中SXM同意向WS支付其在轉授權下所有義務，並且雙方同意再授權將繼續有效。 幾年後，FH向WS發了一封信，目的是終止與WS之主授權協議。FH隨後基於主授權協議已被終止，從而使再被授權人SXM之權利消滅之理論而起訴SXM侵犯專利權。但SXM堅稱其再授權仍然有效。地方法院將分析重點放在再授權及其持效性上，似應獨立於主授權契約，聯邦巡迴法院則認為地方法院因未能解釋主授權契約而有誤。
法律選擇：儘管沒有一方提出法律選擇問題，但此似是聯邦巡迴法院法庭興致所在。在進行口頭聽證前，法院要求當事各方論述：（1）主授權中法律選擇條款（“本契約應受或由德國法律規範，並根據德國法律解釋”）是否應規範主契約及SXM權利之解釋；（2）根據德國法，SXM權利是否得主契約終止後繼續存在；（3）是否應將案件發回以解決德國法律。
FH在口頭聽證會上敦促雙方以不提方式放棄德國法律之適用，於詢問時，FH似乎表明該再授權可在德國法律下成立，而在美國法下則否。聯邦巡迴法院在10月17日意見中，同意當事各方放棄該爭議，並應適用法庭地法律。
聽證：在口頭辯論中，法官提出關於主授權契約之問題。美國巡迴法官Timothy Dyk詢問FH授權何時終止。Dyk法官指出WS在破產期間拒絕授權本身並非終止，而是允許FH終止之違規行為，Dyk法官力促FH說明於該違規後，何時選擇終止主授權契約？
針對SXM所稱再授權應適用紐約法律，巡迴法官Richard Taranto認為法院須解決主授權契約之狀態，因再授權於破產時已全額支付。
Dyk法官還詢問FH所稱WS未支付費用之性質：這些費用是針對美國之起訴嗎？他們是支付維護費嗎？它們與所主張專利有關嗎？這些問題很可能會影響地方法院對主授權契約中回歸終止條件之解釋。
法庭意見：聯邦巡迴法院之意見糾正了對地方法院之駁回所據其先例之誤解：聯邦巡迴法院法律並未規定，在主授權終止後，自動存續再授權。相反地，法院必須解釋特定之主授權，以確定再授權是否存在。
聯邦巡迴法院裁定，主授權契約在再授權存續之問題上模棱兩可。其意見指出，主授權契約被指定為不可撤銷，但也包含有關終止之規定。法院發回地方法院調查有關契約周邊情況之外部證據，以確定當事方意圖。聯邦巡迴法院意見列出地方法院在解決歧義時應考慮的六個事實（一些已知而另些未知）：
(1) SXM在主契約據稱終止時，已履行了再授權契約下所有義務之事實；
（2）FH了解並同意再授權契約條款及其修改；
（3）雙方是否討論了SXM對授權有效性之長期依賴；
（4）FH在構建涉嫌侵權裝置自己之角色，及雙方關於SXM繼續使用該裝置需要授權之假設；
（5）FH、WS和SXM間在執行相關協議前後之其他討論，而可能蘊含主契約終止對再授權之影響；及
（6）商業慣例和風俗習慣，尤其是與默認規則相關者，即如在考慮各當事方行為之外部證據後，契約仍然不明確時，則應適用該默認規則。
聯邦巡迴法院意見為地方法院建置了邏輯流程圖，而許SXM兩法取勝，但FH僅一種。法院首應詢問主契約是否已適當終止。如否，則SXM仍有有效之再授權。如是，則法院必須根據主授權契約之解釋，確定再授權是否仍然有效。如再授權存續，SXM會有有效之再授權。如果該再授權不存，則SXM將受到FH之侵權指控。
儘管FH在理由書中多次將SXM授權抗辯描述為“並非您所擁純香草授權抗辯”，吾人不免狐疑：有何不可？授權/再授權組合似無奇特之處，至少在聯邦巡迴法院三名法官組成之法庭看來，主授權契約仍使再授權之命運不清楚。契約草擬者必已知悉，而於未來契約釐清此授權關鍵考量。
|