109年8月號 道 法 法 訊 (340)

DEEP & FAR

 

 

 
美國案例研析（九之六）

 

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所碩士

•美國新罕布什大學法律學院智權法碩士

•交通大學科技法律研究所

•美國專利代理人考試及格

•大陸專利代理人

 
 

案例九之六：Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2016)

 

1.         Patent: Diligence in Reducing to Practice

1.2    案例解析：Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2016).

1.2.5                理由(Rationale)

在決定Dr. Nezhat活動的PST證據不能建立合理的努力後，PTAB同樣錯誤地駁斥Dr. Nezhat的律師Mr. Heslin的活動。這是錯誤的。律師在準備專利申請案的工作是發明人努力的證據。透過準備和替Dr. Nezhat提出'384專利申請案，Mr. Heslin是Dr. Nezhat的代理人。PTAB被要求衡量Mr. Heslin活動的證詞和證據做為Dr. Nezhat的延伸。PTAB被要求透過合理原則衡量這些關於整個全部關鍵期間過程的證據。因為未能考量Mr. Heslin的活動，PTAB錯誤地認定PST未能證明期間內的努力，即使Mr. Heslin一直工作以推定地將發明付諸實現。在3月16日的會議和Dr. Nezhat在4月13日收到第二版的申請案撰稿間，PTAB批評Dr. Nezhat並沒有指出任何特定的從事活動或或動日期。但除了毫無疑問必已發生以成就新申請案撰稿的工作外，紀錄指出在此期間Mr. Heslin至少在4月7日審視並修訂申請案。PTAB也指出PST缺乏Dr. Nezhat在收到第二版撰稿後直到Mr. Heslin向PTO提出申請案為止所採取的行動的證據，但是在這期間， Mr. Heslin準備申請案並附加揭露聲明，並在5月1日提申文件。而Mr. Heslin證稱他實務上通常聽寫申請案的文字並容許七到八天的時間做文字處理以抄寫他的編輯。這些證據，無庸置疑地證明律師一直工作而持續地將發明付諸實現，並強調了考量律師申請活動做為發明人努力一部分的重要性。[1]

基於這些理由，PTAB認為PST的發明不早於JP '551的決定應廢棄並發回根據這些理由為一致的決定。在發回後，PTAB應決定根據所有PST的證據，以整體及合理原則考量，是否整體確證Dr. Nezhat在81天的關鍵期間內在Mr. Heslin的專業配合下合理地持續努力於完成專利的證詞。[2]

1.2.6                結論(Disposition)

VACATED AND REMANDED。法院認為PTAB同意Olympus提出的JP '551是沒有傷害的，廢棄並發回PTAB認為PST未能使發明早於JP '551的決定，並廢棄PTAB因JP '551而無效請求項11, 38, 41-44, 46, 47, and 49的決定並發回重新為與法院之申請專利範圍解釋方式一致的審查。[3]

 

註解1: Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004, 1010-11 (Fed. Cir. 2016).

註解2: Id., at 1012.

註解3: Id., at 1013.

 

 

 

 


[1] Id. at 1010-11.

[2] Id. at 1012.

[3] Id. at 1013.