1097月號 道 法 法 訊 (339)

DEEP & FAR

 

 

智權說天道地 (二十六)

 
 

蔡清福 律師

· 交大航技系輪機組畢業

· 輪機高考及格

· 輪機甲種特考及格

· 台大法律系畢業

· 律師高考及格

· 東吳法碩甲組碩士

· 創立道法法律事務所

 

一、就蘭哈姆條文而論

R司認為要求故意作為前提者,乃1125(c)商標淡化違反金錢救濟,而爭辯1117(a)僅要求權利人確立1125(a)(d)之違反」,以作為回復損害、利潤或成本之前提要件,因依條文文義,此等條文之違反即為已足,而非故意。R司復爭1117(a)之平衡亦確認1125(a)之違反不須故意,原告始能獲得金錢救濟,因1117(a)明示包含利潤之各型態金錢救濟之前提要件如次:「依本法1125(a) (d)之違法,或依本法1125(c)之故意違反。R司指出立法者本意如此,亦可見於1118條之物品銷毀,即某些條文僅要求「違反」,而「1125(c)則須故意違反。」故如立法者欲使故意成為1117(a)回復利潤之前提要件,必已如此明文。

其次,R司爭辯蘭哈姆法之大架構亦確認直接文義解釋,即就1125(a)之違反而言,故意並非核予侵權者利益之前提要件;並指出整部蘭哈姆法,國會皆會明示何時可歸責心理狀態乃責任或救濟之前提要件,如1117(b), 1117(c), 1118,故蘭哈姆法之文義、架構或政策在在顯示權利人回復侵權者利益時,無須證明故意。

二、衡平原則

R司爭辯1117(a)「衡平原則」亦不正當化故意要件,因最高法院長久以來認知衡平精髓在乎彈性,而非剛性,故F司「僵硬而快速」之故意法則與衡平原理不符。即認F司「衡平原則」一詞結合原告必須證明故意以回復侵權者利益之普通法法則,將會掏空衡平救濟內含之彈性,故R司論結1117(a)「衡平原則」一詞確認法院於個案有廣泛裁量權以核定包括利潤之金錢救濟。R司並辯最近最高法院智權判決強調衡平本質乃彈性原則,原因如次:

Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.,136 S. Ct. 1923 (2016)案中,巡迴法院增加專利賠償之「客觀魯莽」要件被最高法院推翻,因該明線法則不可允許地將專利法授予地院裁量權關進籠子裡。

Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 572 U.S. 545 (2014)案中,核予律師費僅及涉及訴訟相關不當行為或以主觀惡意提出客觀無據訴訟案件之「機械」檢驗為最高法院所否定,而認為巡迴法院錯在「將僵硬架構疊於本屬彈性之法文。」

Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 136 S. Ct. 1979 (2016)案中,再次駁回明線法則,而指示巡迴法院於決定是否核予律師費時,「考量諸多因素。」

綜上,R司論結:最高法院莫不駁回會限制地院行使衡平裁量之僵硬速簡法則,此於蘭哈姆法案亦必為真,即予法院衡平裁量而核予利潤,並指示他們核予相應情事之利潤。

R司並爭辯普通法並不支持F司,因蘭哈姆法現世前,就商標侵權者利潤之核予,法院並未統一要求故意前提要件,反而是考量所有相關情勢。且舉例如次:會計救濟不要求故意、依普通法判決之商標主張中,就故意是核予侵權者利潤之先決條件,並未達成共識、1905年《商標法》係首部規定授予侵權者利潤之聯邦法,但未提故意、根據《蘭哈姆法》,法院繼續裁定因違反第1114條和第1125a)條之侵權人獲利,但無要求釋明故意要件。故R司認為,即使普通法之衡平法原則可以克服《蘭哈姆法》之明文,普通法法則也無以在此處清楚確保該一結果。

政策考量

最後,R司提出其政策論點。它辯稱,故意性要件與《蘭哈姆法》宗旨及其他智慧財產權背景相抵觸。R司認為兩個基礎政策原理賦予《蘭哈姆法案》生命:(1)保護公眾免受欺騙;(2)保護商標持有人對其商業信譽之投資。R司辯稱不要求故意證明而允許原告重新取回被告之利潤,乃可藉由確保商標持有人對商標侵權索償有意義之救濟而促進該雙重目的。

R司稱儘管《蘭哈姆法》為商標持有人提供各種潛在救濟,但根據被侵犯權利,實際上,核予侵權人獲利常係商標持有人唯一有意義之救濟。故R司總結:課加額外法定之故意要件削弱了《蘭哈姆法案》之宗旨。

R司還指出當今全球經濟現實凸顯法院須具有是否判給利潤之靈活性,因為侵權者經常使用外國製造商,而故意難以確立。

最後,R司指出:著作權法和專利法皆無以侵權人心理狀態為核予侵權人利潤之條件。

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