109年7月號 道 法 法 訊 (339)

DEEP & FAR

 

 

 
美國案例研析（九之五）

 

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所碩士

•美國新罕布什大學法律學院智權法碩士

•交通大學科技法律研究所

•美國專利代理人考試及格

•大陸專利代理人

 
 

案例九之五：Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2016)

 

1.         Patent: Diligence in Reducing to Practice

1.2    案例解析：Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2016).

1.2.5                理由(Rationale)

在本案中，PTAB錯誤地提高舉證責任。首先，PTAB沒有根據合理原則(rule of reason)適當地衡量PST的證據。在未能全面考量PST整體的證據下，PTAB執著於在部分關鍵期間PST不能提供Dr. Nezhat特定活動的證據，而做出Dr. Nezhat進行的努力不連續的結論。PTAB反覆地譴責PST在需要努力的整個關鍵期間內的事實和日期不夠充分明確。PTAB同樣駁斥Dr. Nezhat每周執行大約四到六個手術及每週大約工作80小時的證詞，並批評Dr. Nezhat不能指出任何排定的手術班表或有其他衝突事項使他無法從事專利申請案的準備。根據合理原則分析，PST不需要確證每一天都在準備申請案，每一個Dr. Nezhat執行的手術，或精確說明做了什麼工作。該等確證尤其是在紀錄毫無疑問顯是活動必已再相關時間發生的情況，如同本案，是不需要的。例如，Dr. Nezhat證稱在3月12日收到Mr. Heslin的問題後，直到3月16日兩人見面，最有可能的是他們做了任何該準備用於見面討論的事情。PTAB批評此證詞，並認定Dr. Nezhat沒有想起何時回應Mr. Heslin的問題。但在本案中，這樣的明確性是不必要的。紀錄明確地顯示Dr. Nezhat和Mr. Heslin在3月16日見面，且當Mr. Heslin發送修訂的申請案給Dr. Nezhat並說他企圖反映上次見面所提出的評論，Dr. Nezhat在4月13日左右提供評論給Mr. Heslin。修訂的撰稿加入七項請求項和八個圖並擴張了說明書。當事人並沒有爭執證據。有了這些證據，根據合理原則，PTAB不需要Dr. Nezhat提供評論的確切日期和評論內容來評價Dr. Nezhat的證詞。[1]

 

 

註解1: Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004, 1009-10 (Fed. Cir. 2016).

 

 

 


[1] Id. at 1009-10.