109年6月號 道 法 法 訊 (338)

DEEP & FAR

 

 

 
施行美國1946年蘭哈姆法(Lanham Act)
第61年

楊怡玲 法務專員

．東海大學法律學系學士

 
 

第四篇一般管轄法院內的商標侵權和公平競爭

作者：Theodore H. Davis, Jr.

A. 商標權的取得

2. 在商業上的使用之要求

a. 確立值得保護權利所必需的使用品質和數量

儘管該規定最常在授權的脈絡中被引用，但在兩個非營利組織和三個營利公司的創始人獲得五項聯邦服務商標註冊的一個案件中，該規定處於中心地位。創始人去世後，他的遺產和三個營利公司中的兩個起訴了該兩個非營利組織，只為了判定預先禁止他們使用商標。華盛頓特區巡迴法院雖然撤銷了預先禁令，但駁斥了非營利組織的論點，即非營利組織與創始人之間沒有「關聯」，因此他們的商標使用並不會使其受益。法院認為「像地方法院所建議的那樣，法規未明確要求具有形式上的公司控制權」，因此將該訴訟發回地方法院，以確定非營利組織對商標的使用是否確實受到創始人的控制。

在第1（b）條中可以找到商業上使用的一般先決條件的另一個重要例外情況，該條規定了意圖使用的申請。儘管第1（d）條要求在美國專利及商標局（USPTO）核准註冊之前必須證明其有在商業上使用，但該註冊附帶的權利與第7條所定的申請提交日期溯及有關（relate back）。此過程的附條件性導致一名原告在商標審判及上訴委員會依第2（d）條所進行的多方當事人爭議程序中聲稱，被告如僅提交意圖使用申請，並不能給予被告優先權。華盛頓特區巡迴法院沒有採納下述論點：

    意圖使用的申請人優先於任何在意圖使用的申請日之後開始使用近似商標的異議人。涵蓋了所有類型的申請，包括第1（b）條申請，第2（d）條僅表示，如果可能與「先前使用的」商標發生混淆，則該商標無效。「先前使用」必定表示在某個日期之前使用，而對於審查中的第1（b）條申請，只有一個日期可以適用：申請日期… （待續）