109年6月號 道 法 法 訊 (338)

DEEP & FAR

 

 

 
美國案例研析（九之四）

 

蔡馭理 專利師

•臺灣大學電機學士

•臺灣大學電信工程研究所碩士

•美國新罕布什大學法律學院智權法碩士

•交通大學科技法律研究所

•美國專利代理人考試及格

•大陸專利代理人

 
 

案例九之四：Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2016)

 

1.         Patent: Diligence in Reducing to Practice

1.2    案例解析：Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2016).

1.2.5                理由(Rationale)

根據In re Steed, 802 F.3d 1311, 1316-17 (Fed. Cir. 2015)，一個專利是否能早於一個引證案是一個基於事實認定的法律問題。合理努力的議題需要事實的紀錄，而法院須審視PTAB關於努力被紀錄在案的實質證據所支持的決定。在整個意見中，PTAB反覆地將PST的責任描述為要求證明。此PTAB要求的標準是太過嚴格的且和判例相衝突。[1]

一個專利權人不用證明發明人在關鍵的期間內有持續進行合理的努力(continuous exercise of reasonable diligence)；他必須證明有合理地持續努力(reasonably continuous diligence)。根據此標準，發明人不需要在關鍵期間內每天從事將他的發明付諸實現。在關鍵期間內被動的期間不會自動地抹煞專利權人合理努力的主張。例如，在Monsanto Co. v. Mycogen Plant Sci., Inc., 261 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2001)案中，法院認為在沒有確證證據證明連續幾個月的任何活動的情況下，實質的證據仍支持陪審團推定發明人是合理地努力。法院解釋，儘管沒有每天的記事且在關鍵期間中的有漏洞，在實驗中的工作本質上是連續的，而且因此付諸實現是合理地連續。在Brown v. Barbacid, 436 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2006)案中，法院認定專利權人在31天關鍵期間的努力是足夠證明實質的連續活動，儘管在六天的漏洞中缺少活動。法院在這些案例中的認定和努力問題的目的是一致的。在決定是否一個發明早於另一個，努力的分析是在確認，根據所有的證據，發明是否沒有被放棄或不合理地延遲(abandoned or unreasonably delayed)。監督研究的發明人沒有以日、星期、甚至月為基準紀錄進度並不代表發明人必然放棄他的發明或不合理地延遲。同樣的邏輯適用在專利申請案的準備：缺乏證據證明發明人或其律師以日為基礎修訂或討論申請案，不足以決定發明被放棄或不合理地延遲。我們必須衡量在整個關鍵期間內所蒐集的證據來做決定。[2]

 

 

註解1: Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004, 1008 (Fed. Cir. 2016).

註解2: Id. at 1009.

 

 

 


[1] Id. at 1008.

[2] Id. at 1009.