109年5月號 道 法 法 訊 (337)		DEEP & FAR
美國案例研析（九之三）	蔡馭理 專利師 •臺灣大學電機學士 •臺灣大學電信工程研究所碩士 •美國新罕布什大學法律學院智權法碩士 •交通大學科技法律研究所 •美國專利代理人考試及格 •大陸專利代理人
案例九之三：Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2016) 1. Patent: Diligence in Reducing to Practice 1.2 案例解析：Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2016). 1.2.2 事實(Fact) Mr. Heslin敘述和Dr. Nezhat相同的活動日期並補充他在4月7日檢視並修改初稿。他把Dr. Nezhat視為一個仔細及嚴格的客戶並和Dr. Nezhat以書面和當面的方式溝通以完成申請案。他證稱在1998年2月1日至1998年5月1日間他和Dr. Nezhat投入相當多的努力和工作在修訂和完成專利申請案 。他證稱在相關的期間中，他保持非常主動的作業且通常每週工作50小時或更多。Mr. Heslin的宣誓書附加了許多證據以支持他的證詞。一封3月12日來自Mr. Heslin的信件感謝1998年3月2日Dr. Nezhat的傳真，其評論了初稿。此信要求Dr. Nezhat進一步評論「電極表面區域」並要求他們見面討論完成撰寫。Mr. Heslin的開立帳單紀錄指出他在3月4日審視Dr. Nezhat的評論且在3月16日和Dr. Nezhat會面。帳單紀錄也指出Mr. Heslin在4月7日修訂申請案撰寫。一封4月13日從Mr. Heslin送給Dr. Nezhat的信件夾帶第二版的申請案並表明他試圖反映出和Dr. Nezhatwhen上次碰面的評論。該信要求Dr. Nezhat進一步評論使得申請案可以在不久的將來完成並申請。Mr. Heslin在5月1日提出申請案。^1 PTAB同意Dr. Nezhat的證詞和確證的證據，但決定PST對於Dr. Nezhat在三個部分的關鍵日期的努力的事實和日期並未充分明確：(1) 2月10日至3月1日；(2) 3月12日至3月15日；以及(3) 4月13日至5月1日。PTAB因此認為PST未能證明Dr. Nezhat在全部的關鍵期間內持續進行合理努力(continuous exercise of reasonable diligence)。^2 1.2.3 訴訟歷程(Procedural History) PTAB決定JP '551是對'384專利適格的35 U.S.C. § 102(a)先前技術。第一，PTAB駁斥了PST關於因為IPR申請人Olympus America, Inc.和Olympus Medical Systems Corp. (合稱"Olympus")未能翻譯書目資訊頁的公開日期，PTAB不能引用JP '551的主張。第二，PTAB決定PST未能使'384專利之發明早於JP '551，因為PST沒有證明'384專利的發明人有合理地努力(reasonably diligent)於將他的發明付諸實現。第三，在做出JP '551是先前技術的結論後，PTAB根據請求項解釋審查先前技術並決定JP '551佔先或使涉案請求項顯而易見。PST上訴此三個PTAB的決定。^3［由於PST對於第一個爭點的理由過於無理，而第三爭點較偏向主觀的事實認定，因此本文不做討論。本文只探討第二點合理地努力的問題。］ 1.2.4 爭點及其法院見解(Issues & Holdings) PTA認為因為PST沒有證明'384專利的發明人有合理地努力(reasonably diligent)於將他的發明付諸實現而未能使'384專利之發明早於JP '551是否正確？No. 註解1: Perfect Surgical Techniques, Inc. v. Olympus Am., Inc., 841 F.3d 1004, 1008 (Fed. Cir. 2016). 註解2: Id. 註解3: Id. at 1006.